在應對鴻富錦精密工業(yè)（深圳）有限公司針對201010228161.8號發(fā)明專利（以下簡稱涉案專利）發(fā)起的侵權訴訟中，筆者提出以被訴侵權技術方案實施的是某“抵觸申請”中的方案為由進行不侵權抗辯。但是，在抵觸申請抗辯的適用方面卻遇到了一個疑難問題。具體而言，該“抵觸申請”并非專利法意義上的抵觸申請，而是公開號為US2012/0016579A1的美國專利申請。其優(yōu)先權日為2010年7月14日，早于涉案專利的申請日2010年7月15日，其公開日為2012年1月19日，晚于涉案專利的申請日。另外，在技術內容方面，涉案專利與“抵觸申請”相同。由于該美國專利申請不是向我國專利行政部門提出的申請而不滿足《專利法》規(guī)定，不能構成抵觸申請。

　　國外在先申請能否在侵權訴訟中適用抵觸申請抗辯？筆者擬從法理基礎、司法實踐、利益平衡等角度加以分析，以期拋磚引玉。

　　抵觸申請抗辯在我國的司法現(xiàn)狀

　　討論國外在先申請能否適用抵觸申請進行抗辯，首先需要了解我國目前司法程序中關于抵觸申請抗辯的規(guī)定及現(xiàn)狀。

　　《專利法》第62條規(guī)定：專利侵權糾紛中，被控侵權人有證據(jù)證明其實施的技術或者設計屬于現(xiàn)有技術或者現(xiàn)有設計的，不構成侵犯專利權。根據(jù)該條款規(guī)定，在侵權糾紛中可以適用現(xiàn)有技術抗辯。這一條款是2008年第三次修改專利法時新增的條款，根據(jù)《<專利法>第三次修改導讀》一書的記載，專利法中增加現(xiàn)有技術抗辯規(guī)定的目的，在于解決侵權訴訟審判程序因涉案專利被提起無效宣告而導致的程序延長以及被訴侵權人由此增加的訴累[1]。在我國，如果發(fā)現(xiàn)被授予專利權的發(fā)明創(chuàng)造不符合規(guī)定的授權條件，根據(jù)《專利法》的相關規(guī)定，任何公眾都可以通過無效宣告程序來宣告該專利權無效。但是在專利復審委員會作出決定前，專利權人仍然有權就他人實施其專利的行為向法院起訴或者請求管理專利工作的部門處理。在此種情況下，按照《專利法>的規(guī)定，被控侵權人認為該專利權應被宣告無效的，只能向專利復審委員會提出無效宣告請求，不能由受案法院或者管理專利工作的部門就該專利權是否有效的問題作出認定。一般情況下，受案法院或者管理專利工作的部門需要等待復審委決定生效，才能進行接下來的審理或者處理。為了解決這一問題，專利法第三次修改時直接引入了現(xiàn)有技術抗辯的規(guī)定。

　　既然在《專利法》中增加這樣的條款就能夠解決訴訟程序周期長等問題，為什么第三次修改《專利法》時沒有將抵觸申請抗辯也寫進《專利法》呢？因為在授權確權程序中，抵觸申請與現(xiàn)有技術有很多相同之處，例如兩者均能夠作為對比文件影響專利申請的新穎性。

　　實際上，在第三次修改《專利法》的過程中，曾有專家主張將現(xiàn)有技術或者現(xiàn)有設計的抗辯規(guī)則擴大到抵觸申請抗辯的情況，但立法機構最終沒有采納這種建議。通過研究我國專利制度以及司法制度，筆者認為，目前專利法中未對抵觸申請抗辯進行規(guī)定的最大阻力或者可能性在于：在我國專利侵權和專利無效實行的是雙軌制，即職權分離主義。國務院專利行政部門普遍認為，如果將抵觸申請作為抗辯理由，則需要將專利技術或者專利設計與被控侵權人進行抗辯所提出的在先申請進行對比并判斷是否構成抵觸，其性質屬于對授予專利權的發(fā)明創(chuàng)造是否具備新穎性進行判斷。而根據(jù)《專利法》的相關規(guī)定，專利權的有效性問題只能通過專門的無效宣告程序解決，不能由審理或者處理專利侵權糾紛的法院或者管理專利工作的部門在審理或者處理過程中一并予以認定。

　　在司法實踐中，我國的各級法院對抵觸申請抗辯普遍持歡迎態(tài)度，并在多起案件的審判中類推現(xiàn)有技術抗辯適用了抵觸申請抗辯。例如，最高人民法院再審裁定(2015)民申字第188號在審理再審申請人慈溪市博生塑料制品有限公司與被申請人陳劍侵害實用新型專利權糾紛案中，最高人民法院適用了抵觸申請抗辯。該案被列入最高法知識產權案件年度報告（2015）中，具有審判指導意義。此外，被評選為2012年中國法院知識產權司法保護50件典型案例的上訴人黃澤鳳因與被上訴人李健開侵犯外觀設計專利權糾紛案中，上訴人黃澤鳳提交的對比文件3為網板折疊圓桌，該外觀設計專利（注：抵觸申請）的申請日在涉案專利申請日之前，上訴人可以援引該證據(jù)比照現(xiàn)有設計抗辯制度進行不侵權抗辯。在司法實踐中適用抵觸申請抗辯的同時，各級法院也紛紛出臺相關的規(guī)定，來規(guī)范和指導司法實踐中以抵觸申請抗辯的適用范圍和注意事項。例如：2010年4月最高院副院長奚曉明在全國法院知識產權審判工作座談會《能動司法，服務大局，努力實現(xiàn)知識產權審判工作新發(fā)展》上的講話、2011年12月《關于充分發(fā)揮知識產權審判職能作用推動社會主義文化大發(fā)展大繁榮和促進經濟自主協(xié)調發(fā)展若干問題的意見》中，最高院都對抵觸申請抗辯持肯定態(tài)度，要求對于以抵觸申請為由進行的抗辯可以參照現(xiàn)有技術抗辯的審查判斷標準予以評判，但并未定義抵觸申請的內容。北京市高級人民法院2013年9月公布的專利侵權判定指南明確規(guī)定抵觸申請抗辯參照現(xiàn)有技術抗辯處理，同時對抵觸申請進行了定義“抵觸申請，是指由任何單位或者個人就與專利權人的發(fā)明創(chuàng)造同樣的發(fā)明創(chuàng)造在申請日以前向國務院專利行政部門提出申請并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中的專利申請。上海市高級人民法院2011年發(fā)布《專利侵權糾紛審理指引》，其中第14條規(guī)定“被訴侵權人以實施的技術是抵觸申請中公開的技術方案主張不構成專利侵權的，在相同侵權中才可以類推適用現(xiàn)有技術抗辯，且被控侵權方案與抵觸申請中公開的技術方案相同時，不侵權抗辯才能夠成立”。江蘇省高級人民法院2010年11月發(fā)布《侵犯專利權糾紛案件審理指南》，第五部分第5.1.6項規(guī)定“被控侵權人以已經公開的專利抵觸申請主張不侵權抗辯的，人民法院可以參照適用現(xiàn)有技術抗辯的規(guī)定”。上述各地方法院在處理抵觸申請抗辯時，均允許以抵觸申請為由進行不侵權抗辯，但對如何歸納抗辯理由卻不盡相同。將抵觸申請視為公知技術允許抗辯或者認為抵觸申請也能損害在后申請的新穎性而導致在后申請不應被授予專利權來允許抗辯。并且在何時適用抵觸申請抗辯也采取不同的標準，有的法院將抵觸申請抗辯僅適用于相同侵權，而有的法院在等同侵權中也適用了抵觸申請抗辯?？偠灾?，各地方法院在司法實踐中雖已就抵觸申請抗辯可參照現(xiàn)有技術抗辯的相關規(guī)定達成共識，但在認定方式、認定標準、適用情況等方面還需進一步統(tǒng)一。

　　我國司法界對抵觸申請持肯定態(tài)度的原因在于，即使將抵觸申請納入專利侵權抗辯事由的范圍，審理侵權糾紛的法院也不需要而且也不應當審查被控侵權人據(jù)以提出抗辯的抵觸申請與涉案專利之間是否真的成立抵觸關系。法院的審查對象是，被控侵權技術方案與作為合法技術來源的抵觸申請之間是否相同或者無實質性差異。抵觸申請是否構成涉案專利的真正的抵觸申請，對案件的審理沒有影響，也無需考慮。即使日后，專利行政部門認為該抵觸申請不能構成涉案專利的抵觸申請，被控侵權方案不侵權的結論也不會改變，因為被控侵權的技術方案一定不在專利權的保護范圍內。

　　綜上，抵觸申請抗辯在我國立法層面上并沒有得到認可，但在司法實踐以及各級法院出臺的各種指南和規(guī)范中已經被廣泛采用。

　　外國在先申請能否類推抵觸申請進行抗辯的分析

　　首先，從法理的角度，分析外國在先申請能否類推抵觸申請進行抗辯。根據(jù)《專利法》的基本原理，相對于現(xiàn)有技術或者抵觸申請沒有新穎性的技術方案，都不應當被授予專利權，任何人不能就記載在在先申請中的技術取得專利權。因此，在侵權訴訟中，如果被訴侵權人有證據(jù)表明其實施的是現(xiàn)有技術或者抵觸申請文件中的記載方案，由于現(xiàn)有設計屬于公眾自由使用技術的范疇，因此可以確定被訴侵權人沒有侵犯涉案專利權。而如果被訴侵權人實施的是抵觸申請中的技術方案，由于抵觸申請影響涉案專利的新穎性，涉案專利不應被授予專利權，因此，被訴侵權人也沒有侵犯涉案專利本不應存在的專利權。

　　通過分析抵觸申請抗辯的法理可以發(fā)現(xiàn)，抵觸申請抗辯能夠被各級法院認同，很大一部分原因在于“技術來源合法抗辯”。因為在抵觸申請被公開后，社會公眾已經能夠獲得其記載的技術內容，有可能按照抵觸申請的技術內容進行相應的生產準備活動，也可能以該技術內容為基礎進行進一步的改進，也不排除在抵觸申請公開后進行與抵觸申請技術內容完全相同的生產實施活動。當然上述活動是在預期該抵觸申請不滿足授予專利權的條件、不能被授予專利權的基礎上。即公眾通過合法途徑獲得技術內容的行為不應被禁止和約束。另外，公眾使用非專利權人控制的技術的信賴利益，應當在侵權訴訟中得到直接支持，而不是必須經過無效宣告程序才能得到保障。

　　根據(jù)我國《專利法》及《專利審查指南》的規(guī)定，抵觸申請成立的條件中，有一項為該申請必須是“向國務院專利行政部門提出的專利申請”[2]。因此對于外國的在先申請，盡管從時間要素以及內容要素兩方面滿足要求，也不構成抵觸申請。但實際上，隨著互聯(lián)網技術的不斷發(fā)展，人們獲取信息的途徑和時間都發(fā)生了很大的變化。外國在先申請一經公開，世界范圍內的任何人基本上都可以獲知該外國在先申請的技術內容，不存在技術上的障礙。在某些領域，還有專門針對國外競爭對手技術發(fā)展進行跟蹤的情況。假設某甲跟蹤了某外國在先申請的技術內容，并進行了相應的生產、經營或者研發(fā)活動，而國內的某乙在該外國在先申請公開前已經申請了專利并獲權，又以此專利權為基礎提起侵權訴訟，可否適用抵觸申請抗辯？筆者認為，可以類比抵觸申請抗辯進行國外在先申請抗辯。原因非常簡單，某甲獲取該技術內容的渠道和過程不存在違反任何法律法規(guī)之處，按照“法無規(guī)定皆許可”的一般原則，不應當讓某甲承擔與之不相應的法律后果或者至少應該給予某甲適當?shù)木葷緩?。反之，若不允許某甲類比抵觸申請進行抗辯，那么就不利于國內研發(fā)人員追蹤國際研發(fā)熱點并在此基礎上進一步創(chuàng)新。也就不能夠實現(xiàn)站在巨人的肩膀上實現(xiàn)跨越式飛躍或者彎道超車。

　　第二，從司法實踐看，我國已有法院對外國在先申請適用抵觸申請抗辯進行了實踐探索。廣東省深圳市中級人民法院在郭其偉訴深圳浩特爾電子技術有限公司外觀設計專利侵權糾紛案中提出，涉外在先專利申請可以進一步比照抵觸申請，作為專利不侵權抗辯的事由[3]。在該判決書中深圳市中級人民法院認為，“涉案被控侵權產品與原告的專利產品均為數(shù)碼顯微鏡，兩者屬相同產品。將被控侵權產品的外觀設計與原告專利設計進行對比，兩者相近似，落入原告外觀設計專利權的保護范圍”。另外，被告深圳浩特爾公司選擇以我國臺灣地區(qū)的專利設計作不侵權抗辯，“該專利的申請日在涉案專利申請日之前，被告可以援引該設計比照現(xiàn)有設計進行抗辯”。經過對比，被控侵權產品的外觀設計與該專利設計相同，鑒于此，依法認定被控侵權產品使用了申請在先的我國臺灣地區(qū)的專利設計，并未侵犯原告的專利權，應當認定被告的不侵權抗辯成立。

　　第三，從利益平衡的角度分析。專利制度既要保護創(chuàng)新，也要保護公眾使用自由技術的權利。通過前面的分析可知，公眾使用國外在先申請公開的技術內容的權利應該得到保護，而涉案專利權人的利益也應得到保護。為了實現(xiàn)上述目的，筆者認為，在先申請可以類比抵觸申請進行不侵權抗辯，但在抗辯時對于比較的方式、認定的標準、適用的范圍方面應建立相應的具體規(guī)則，避免因此給涉案專利權人帶來可能的損失。

　　結語

　　從技術來源合法的角度看，以抵觸申請為由進行不侵權抗辯有其存在的合理性。同時，對抵觸申請成立條件的過分限制，尤其是必須“向國務院專利行政部門提出的申請”的條件，將會導致公眾通過合法渠道獲得技術內容后的生產、經營或者研發(fā)活動受阻，不利于對國外先進技術的跟進。建議在我國《專利法》的修改過程中能夠考慮到上述情況，對法律法規(guī)進一步完善，既保護權利人的利益，也保護公眾的合法利益。

　　參考文獻

　　[1]國家知識產權局條法司編：《<專利法>第三次修改導讀》，知識產權出版社2009年3月第1版，第55頁。

　　[2]中國專利法第22條第2款：新穎性，是指該發(fā)明和實用新型不屬于現(xiàn)有技術，也沒有任何單位或者個人就同樣的發(fā)明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。

　　[3]（2012）深中法知民初字第607號判決書。

　　王宏

　　超凡知識產權服務股份有限公司

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