商標(biāo)權(quán)民事案件

　　“墻錮”商標(biāo)侵權(quán)糾紛案

　　一審案號(hào)：（2015）京知民初字第12號(hào)

　　二審案號(hào)：（2017）京民終335號(hào)

　　【裁判要旨】

　　雖然市場(chǎng)主體對(duì)外宣傳內(nèi)容不宜單獨(dú)作為認(rèn)定損害賠償?shù)囊罁?jù)，但是在權(quán)利人已經(jīng)盡力舉證，而侵權(quán)人無正當(dāng)理由拒不提交相關(guān)賬簿等材料的情況下，從減輕權(quán)利人舉證負(fù)擔(dān)、加大知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度、營(yíng)造誠信市場(chǎng)環(huán)境的視角出發(fā)，可以將涉案侵權(quán)人對(duì)外宣傳內(nèi)容作為判斷侵權(quán)獲利的參考。

　　【案情介紹】

　　上訴人（原審被告）：北京秀潔新興建材有限公司（簡(jiǎn)稱秀潔公司）

　　被上訴人（原審原告）：美巢集團(tuán)股份公司（簡(jiǎn)稱美巢公司）

　　原審被告：王曉亮

　　美巢公司指控，秀潔公司、王曉亮生產(chǎn)銷售的“秀潔墻錮”“興潮墻錮”“易康墻錮”等品牌的粘合劑，侵害了其“墻錮”注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，并索賠1000萬元。秀潔公司網(wǎng)站的“招商加盟”欄目中，對(duì)外宣稱其產(chǎn)品毛利潤(rùn)率為30%，員工100余人，資產(chǎn)數(shù)億元，同時(shí)在其他網(wǎng)站所刊登的商業(yè)宣傳中，秀潔公司發(fā)布的“秀潔”品牌建筑材料包括“秀潔墻錮”等共計(jì)16種，月產(chǎn)量為10000噸、年?duì)I業(yè)額為5000萬至1億元，“秀潔墻錮”產(chǎn)品每桶重量為17公斤或18公斤，涉案被控侵權(quán)產(chǎn)品價(jià)格分別為75元/桶、85元/桶和125元/桶，并最遲從2009年8月即以開始銷售“秀潔墻錮”品牌的產(chǎn)品。

　　一審法院認(rèn)定秀潔公司構(gòu)成侵權(quán)，同時(shí)經(jīng)過釋明后，秀潔公司拒不提交其公司財(cái)務(wù)賬簿等能夠證明獲利情況的證據(jù)。在美巢公司已經(jīng)盡力舉證的情況下，法院結(jié)合秀潔公司商業(yè)宣傳推廣活動(dòng)中的自述以及侵權(quán)情節(jié)，判決秀潔公司停止侵權(quán)并賠償1000萬元。秀潔公司提起上訴。

　　二審審理過程中，秀潔公司主張一審法院并未以書面形式明確要求其提供相關(guān)公司財(cái)務(wù)賬簿，網(wǎng)絡(luò)宣傳證據(jù)缺乏客觀性，并提供了涉及涉案被控侵權(quán)產(chǎn)品的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等證據(jù)，認(rèn)為一審判決確定的賠償數(shù)額缺乏依據(jù)。經(jīng)查明，一審法院系通過電話方式告知秀潔公司應(yīng)當(dāng)提供相關(guān)財(cái)務(wù)賬簿等資料，并且相關(guān)網(wǎng)站宣傳中記載了秀潔公司旗下存在多個(gè)品牌，僅“秀潔”品牌產(chǎn)品就有17種。

　　二審法院認(rèn)為，一審法院以口頭明確告知的方式責(zé)令秀潔公司提供侵權(quán)行為相關(guān)的賬簿、資料等，并未違反法律規(guī)定，亦未損害秀潔公司的合法權(quán)益，同時(shí)在秀潔公司并未說明其具有合理事由的情況下，在二審程序中提交的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告不應(yīng)予以接受。然而，一審法院在未予查明秀潔公司存在多個(gè)品牌、多類產(chǎn)品的情況下，以網(wǎng)絡(luò)宣傳內(nèi)容全部指向涉案被控侵權(quán)產(chǎn)品，進(jìn)而作為計(jì)算賠償數(shù)額的依據(jù)，認(rèn)定事實(shí)存在錯(cuò)誤。因此，在綜合考量涉案被控侵權(quán)產(chǎn)品的銷量、被控侵權(quán)產(chǎn)品的銷售單價(jià)、被控侵權(quán)行為的持續(xù)時(shí)間、被控侵權(quán)產(chǎn)品的單位利潤(rùn)率、被控侵權(quán)產(chǎn)品的單位總量、被控侵權(quán)產(chǎn)品的年銷售額、被控侵權(quán)行為的分布地域、秀潔公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、主觀意圖、侵權(quán)情節(jié)、涉案商標(biāo)知名度等因素下，二審法院改判秀潔公司賠償美巢公司600萬元。

　　【法官點(diǎn)評(píng)】

　　在商標(biāo)侵權(quán)案件中，商標(biāo)權(quán)人一般難以取得被告侵權(quán)獲利的直接證據(jù)，如何在具體案件中對(duì)此予以確認(rèn)，同時(shí)人民法院應(yīng)當(dāng)以何種方式責(zé)令被告提交相關(guān)財(cái)務(wù)賬簿等資料，一直以來備受關(guān)注。

　　本案中，二審法院明確提出在權(quán)利人已經(jīng)盡力舉證的情況下，責(zé)令被告提交與侵權(quán)相關(guān)的賬簿等資料不限于以書面方式，同時(shí)當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)積極舉證，而不能故意怠于舉證或針對(duì)不同審級(jí)程序采取差別舉證。由此，即使被告在二審階段提交了專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，在其未說明具有合理事由的情況下，也可以不予接受。同時(shí)，雖然市場(chǎng)主體對(duì)外宣傳內(nèi)容不宜單獨(dú)作為認(rèn)定損害賠償?shù)囊罁?jù)，但是在權(quán)利人已經(jīng)盡力舉證，而侵權(quán)人無正當(dāng)理由拒不提交相關(guān)賬簿等材料的情況下，從減輕權(quán)利人舉證負(fù)擔(dān)、加大知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度、營(yíng)造誠信市場(chǎng)環(huán)境的視角出發(fā)，可以將涉案侵權(quán)人對(duì)外宣傳內(nèi)容作為判斷侵權(quán)獲利的參考。

　　“大別山”商標(biāo)侵權(quán)糾紛案

　　一審案號(hào)：（2016）滬0115民初72118號(hào)

　　二審案號(hào)：（2017）滬73民終94號(hào)

　　【裁判要旨】

　　商標(biāo)具有雙重含義，即標(biāo)識(shí)本身內(nèi)涵的“第一含義”和作為商標(biāo)商譽(yù)的“第二含義”。如作為商標(biāo)商譽(yù)的“第二含義”尚未被相關(guān)公眾所認(rèn)知、識(shí)別，而作為標(biāo)識(shí)本身內(nèi)涵的“第一含義”已為相關(guān)公眾所熟知時(shí)，相關(guān)公眾對(duì)該商標(biāo)的認(rèn)知仍屬于對(duì)其“第一含義”的認(rèn)知，故他人對(duì)該商標(biāo)標(biāo)識(shí)性使用尚未損害、攀附商標(biāo)權(quán)人所享有的商標(biāo)商譽(yù)。鑒于商標(biāo)損害賠償?shù)幕A(chǔ)在于對(duì)商標(biāo)商譽(yù)的損害和攀附，因此，被控侵權(quán)人在此情形下不應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　【案情介紹】

　　上訴人（原審原告）：陳林

　　被上訴人（原審被告）：上海市浦東新區(qū)浦興街道川徽苑飲食服務(wù)社（簡(jiǎn)稱川徽苑）

　　陳林系核定使用在餐廳等服務(wù)類別的“大別山”商標(biāo)專有權(quán)人。川徽苑系店招為“大別山土菜”的餐廳經(jīng)營(yíng)者。陳林認(rèn)為川徽苑的行為侵害了其商標(biāo)專用權(quán)，故訴至一審法院，要求川徽苑停止侵權(quán)、賠償損失并消除影響。

　　一審法院認(rèn)為，“大別山”系地理名稱，在涉案商標(biāo)尚未獲得顯著性時(shí)，故不得阻止他人對(duì)“大別山”地名的正當(dāng)使用，故認(rèn)為川徽苑的行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。一審判決后，陳林上訴至上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院。

　　二審法院認(rèn)為，首先，“大別山”確系地理名稱，根據(jù)《商標(biāo)法》規(guī)定，陳林作為涉案商標(biāo)的專用權(quán)人，并不具有禁止他人正當(dāng)使用大別山這一地理名稱的權(quán)利。但川徽苑將“大別山土菜”作為涉案店鋪的店招單獨(dú)使用等行為，已經(jīng)在形式上將“大別山土菜”等與其介紹的菜式、原材料來源于大別山或與大別山有關(guān)的內(nèi)容相分離，而產(chǎn)生了標(biāo)識(shí)性的作用，不屬于對(duì)涉案商標(biāo)的合理使用，故川徽苑的上述行為侵害了陳林的涉案商標(biāo)專用權(quán)，川徽苑應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。其次，“大別山”既存在地理名稱、位置、歷史人文等內(nèi)容的第一含義，亦存在承載涉案商標(biāo)商譽(yù)的第二含義。正是基于“大別山”作為地理名稱等的高知名度，相關(guān)公眾對(duì)于川徽苑使用“大別山土菜”等行為，仍會(huì)產(chǎn)生川徽苑提供的菜式、原材料等來源于大別山或與大別山有關(guān)的認(rèn)知，而這種認(rèn)知顯然基于相關(guān)公眾對(duì)“大別山”第一含義即地理名稱、位置、歷史人文等內(nèi)容的感知，而非對(duì)“大別山”第二含義即涉案商標(biāo)商譽(yù)的感知。因此，川徽苑使用“大別山土菜”等行為，雖然侵害了陳林的涉案商標(biāo)專用權(quán)，但尚不屬于對(duì)涉案商標(biāo)商譽(yù)的使用，也未損害涉案商標(biāo)就其商譽(yù)所享有的經(jīng)濟(jì)利益。故對(duì)陳林要求川徽苑承擔(dān)賠償經(jīng)濟(jì)損失的訴訟主張，不予支持。

　　綜上，二審法院撤銷一審判決，改判川徽苑停止侵權(quán)并承擔(dān)陳林所支出的本案合理開支。

　　【法官點(diǎn)評(píng)】

　　本案涉及具有雙重含義商標(biāo)的保護(hù)問題。一方面，我國(guó)《商標(biāo)法》采用注冊(cè)制，因此在商標(biāo)注冊(cè)后，即使存在雙重含義的商標(biāo)，仍要給予權(quán)利人將商標(biāo)標(biāo)識(shí)性的使用在核定類別上并排除他人使用的權(quán)利，無論該商標(biāo)是否已實(shí)際取得商譽(yù)；另一方面，又鑒于具有雙重含義商標(biāo)的特殊性，在商標(biāo)商譽(yù)（第二含義）尚未被相關(guān)公眾所認(rèn)知、識(shí)別，而標(biāo)識(shí)本身內(nèi)涵（第一含義）已為相關(guān)公眾所熟知時(shí)，相關(guān)公眾對(duì)該商標(biāo)的認(rèn)知仍屬于對(duì)其“第一含義”的認(rèn)知，他人的使用并不會(huì)對(duì)權(quán)利人所享有的商標(biāo)商譽(yù)產(chǎn)生損害和攀附，因此二審法院在認(rèn)定侵權(quán)的前提上，否定了權(quán)利人損害賠償?shù)脑V訟主張。

　　本案的亮點(diǎn)在于利用民法以及商標(biāo)法的原理，在侵權(quán)成立時(shí)，并不徑行判定侵權(quán)人賠償損失，而是基于商標(biāo)權(quán)的經(jīng)濟(jì)價(jià)值在于其商譽(yù)這一基點(diǎn)，分析了他人使用行為并未損害、攀附商標(biāo)權(quán)人的商標(biāo)商譽(yù)，得出了行為人不承擔(dān)損害賠償責(zé)任這一結(jié)果，既充分給予商標(biāo)權(quán)人在權(quán)利范圍內(nèi)的使用和排他空間，讓其通過使用建立商標(biāo)商譽(yù)，又肯定了他人在非商標(biāo)識(shí)別范圍內(nèi)對(duì)標(biāo)識(shí)本身含義的正當(dāng)使用權(quán)利。

　　“PEAK”商標(biāo)遭境外企業(yè)定牌委托

　　加工侵權(quán)糾紛案

　　一審案號(hào)：（2014）浦民三（知）初字第1131號(hào)

　　二審案號(hào)：（2016）滬73民終37號(hào)

　　【裁判要旨】

　　在境外企業(yè)委托加工所涉商標(biāo)侵權(quán)糾紛案件中，需同時(shí)考量被控侵權(quán)標(biāo)識(shí)相對(duì)于境外商標(biāo)的使用方式、與國(guó)內(nèi)商標(biāo)的近似程度、國(guó)內(nèi)商標(biāo)的知名度、當(dāng)事人的主觀過錯(cuò)、是否存在被控侵權(quán)標(biāo)識(shí)會(huì)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)揮識(shí)別功能的渠道等因素。

　　【案情介紹】

　　上訴人（原審原告、反訴被告）：福建泉州匹克體育用品有限公司（簡(jiǎn)稱泉州匹克公司）

　　被上訴人（原審被告）：無錫市振宇國(guó)際貿(mào)易有限公司（簡(jiǎn)稱振宇公司）

　　被上訴人（原審被告、反訴原告）：伊薩克莫里斯有限公司（ISAAC MORRIS LTD.）

　　1994年2月7日，案外人泉州豐登制鞋有限公司在核定使用商品為第25類“鞋，服裝”上注冊(cè)“”商標(biāo)，注冊(cè)號(hào)為676992。2005年7月14日，商標(biāo)注冊(cè)人變更為福建匹克集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱福建匹克集團(tuán)），2007年8月7日泉州匹克公司受讓該注冊(cè)商標(biāo)。2005年9月，“PEAK”牌旅游鞋被授予“中國(guó)名牌產(chǎn)品”稱號(hào)。2009年4月，“”商標(biāo)在運(yùn)動(dòng)鞋上被國(guó)家商標(biāo)局認(rèn)定為馳名商標(biāo)。

　　2014年8月，上海外港海關(guān)查獲振宇公司申報(bào)出口美國(guó)的針織男式T恤8424件。泉州匹克公司于同年11月21日向一審法院提起訴訟，并提出訴訟保全，扣押該批出口貨物。涉案服裝“PEAK SEASON”商標(biāo)標(biāo)識(shí)“”由上、中、下三部分構(gòu)成，分別為PEAK、SEASON以及BY ISAAC MORRIS LTD.，PEAK字體較大。該批貨物的訂單系由美國(guó)的伊薩克莫里斯有限公司所發(fā)送，T恤上使用的標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)圖亦由該公司提供。

　　伊薩克莫里斯有限公司在美國(guó)申請(qǐng)注冊(cè)的“PEAK SEASON”商標(biāo)于2010年11月2日由美國(guó)專利與商標(biāo)局核準(zhǔn)，注冊(cè)號(hào)3869976，國(guó)際分類25，商標(biāo)主要注冊(cè)范圍為針織類、體恤衫等。商標(biāo)證書上注明：標(biāo)記由標(biāo)準(zhǔn)字符組成，沒有要求任何特定的字體、樣式、大小或顏色。

　　伊薩克莫里斯有限公司應(yīng)訴后，以泉州匹克公司濫用訴權(quán)給其造成商業(yè)損失為由，提出反訴。

　　上海市浦東新區(qū)人民法院一審認(rèn)為，振宇公司出口服裝的行為系受伊薩克莫里斯有限公司的委托生產(chǎn)，并在服裝上貼附“PEAK SEASON”商標(biāo)，且所生產(chǎn)的服裝全部銷往美國(guó)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的相關(guān)公眾沒有機(jī)會(huì)接觸到該批服裝，故涉案服裝標(biāo)貼“PEAK SEASON”標(biāo)志在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上不會(huì)起到標(biāo)識(shí)商品來源的作用。在并非商標(biāo)使用的情況下，判斷在相同商品上使用近似商標(biāo)是否導(dǎo)致混淆，不具有實(shí)際意義。伊薩克莫里斯有限公司和振宇公司并未侵犯泉州匹克公司的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。對(duì)于反訴，一審法院認(rèn)為，泉州匹克公司清楚涉案貨物系貼牌加工并出口至美國(guó)，不是商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用，其申請(qǐng)扣押涉案貨物存在過錯(cuò)，應(yīng)按照該批貨物的報(bào)關(guān)價(jià)值酌情賠償伊薩克莫里斯有限公司的損失。因此，判決駁回泉州匹克公司的訴訟請(qǐng)求，并判決泉州匹克公司賠償伊薩克莫里斯有限公司損失13萬元。泉州匹克公司不服一審判決，向上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起上訴。

　　上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院二審認(rèn)為：首先，本案有別于典型的涉外定牌加工。振宇公司接受伊薩克莫里斯有限公司委托，生產(chǎn)并出口的服裝上貼附的“PEAK SEASON”標(biāo)識(shí)與伊薩克莫里斯有限公司在美國(guó)注冊(cè)的“PEAK SEASON”商標(biāo)雖然文字相同，但兩者相比較，在樣式和字體大小上均有變化，且明顯突出“PEAK”，從而使“PEAK”成為該標(biāo)識(shí)的主要識(shí)別部分，與泉州匹克公司的注冊(cè)商標(biāo)構(gòu)成近似，從視覺效果上易使相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆。其次，國(guó)內(nèi)消費(fèi)者通過“亞馬遜中國(guó)”官方網(wǎng)站可以搜索在美國(guó)市場(chǎng)的商品并進(jìn)行網(wǎng)購，“亞馬遜”上傳的照片可以放大從而較為清晰地看到商品標(biāo)識(shí)，即便出口商品不在境內(nèi)銷售，也難以避免通過各類電子商務(wù)網(wǎng)站使國(guó)內(nèi)消費(fèi)者得以接觸到已出口至境外的商品及其標(biāo)識(shí)，必然涉及是否會(huì)造成相關(guān)公眾混淆和誤認(rèn)問題。最后，“PEAK”品牌在全世界范圍內(nèi)的知曉度自2005年起逐步提升，泉州匹克公司亦持續(xù)維護(hù)“PEAK”在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的影響力，故難以排除伊薩克莫里斯有限公司的主觀故意。據(jù)此，二審法院認(rèn)為，伊薩克莫里斯有限公司在相同商品上使用近似商標(biāo)的行為構(gòu)成對(duì)泉州匹克公司涉案商標(biāo)專用權(quán)的侵害?；?ldquo;PEAK”商標(biāo)的知名度，振宇公司未盡到謹(jǐn)慎的注意和審查義務(wù)，應(yīng)就其幫助侵權(quán)行為，與伊薩克莫里斯有限公司承擔(dān)連帶責(zé)任。伊薩克莫里斯有限公司提出的反訴訴訟請(qǐng)求缺乏事實(shí)基礎(chǔ)。因此，二審法院撤銷原審判決，改判振宇公司、伊薩克莫里斯有限公司立即停止對(duì)泉州匹克公司注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的侵害，伊薩克莫里斯有限公司賠償泉州匹克公司合理開支2萬元，振宇公司承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。

　　【法官點(diǎn)評(píng)】

　　本案涉及接受境外企業(yè)委托加工所涉商標(biāo)侵權(quán)行為構(gòu)成與否的認(rèn)定。商標(biāo)使用是以識(shí)別商品來源為目的將商標(biāo)用于商業(yè)活動(dòng)的行為。本案雙方當(dāng)事人爭(zhēng)議的焦點(diǎn)也在于振宇公司按照伊薩克莫里斯有限公司要求加工服裝并出口是否屬于典型的涉外定牌加工，以及全部出口至境外的服裝標(biāo)識(shí)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上是否會(huì)起到識(shí)別商品來源作用的問題。

　　本案有別于典型的涉外定牌加工，其區(qū)別主要體現(xiàn)在涉外定牌加工委托方向加工方提供的標(biāo)識(shí)通常與其在境外注冊(cè)的商標(biāo)相同，而本案委托方提供的貼附標(biāo)識(shí)與其在美國(guó)登記的商標(biāo)在文字排列、樣式和字體大小上均不同，突出使用部分卻與權(quán)利人的國(guó)內(nèi)商標(biāo)極為近似。結(jié)合法院對(duì)權(quán)利人注冊(cè)商標(biāo)在國(guó)內(nèi)外影響力的認(rèn)定，難以排除境外委托方在選擇并確定委托加工服裝上所貼附標(biāo)識(shí)樣式時(shí)的主觀故意。電子商務(wù)網(wǎng)站為國(guó)內(nèi)消費(fèi)者提供了得以接觸到已出口至境外的商品及其標(biāo)識(shí)的渠道。鑒于被控侵權(quán)標(biāo)識(shí)突出使用部分與泉州匹克公司的注冊(cè)商標(biāo)極為近似，不可避免地易使國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)在“亞馬遜中國(guó)”網(wǎng)站上搜索到并準(zhǔn)備購買的服裝來源產(chǎn)生誤認(rèn)或認(rèn)為其來源與泉州匹克公司注冊(cè)商標(biāo)的商品有特定聯(lián)系。二審法院對(duì)本案的處理充分考量了被控侵權(quán)標(biāo)識(shí)與境外商標(biāo)是否完全相同、與國(guó)內(nèi)商標(biāo)的近似程度、國(guó)內(nèi)商標(biāo)的知名度、境外委托方的主觀故意以及國(guó)內(nèi)加工企業(yè)應(yīng)盡到的審慎注意義務(wù)等。

　　“TORCH”出口商品商標(biāo)在先使用糾紛案

　　一審案號(hào)：（2014）浦民三（知）初字第1093號(hào)

　　二審案號(hào)：（2016）滬73民終104號(hào)

　　【裁判要旨】

　　出口商品的終端用戶雖在中國(guó)境外，但商標(biāo)在中國(guó)境內(nèi)商品流通過程中發(fā)揮了識(shí)別商品來源的作用，并在相關(guān)公眾中具有一定知名度，可以認(rèn)定為已經(jīng)使用的有一定影響商標(biāo)。關(guān)聯(lián)企業(yè)可以享有商標(biāo)在先使用抗辯權(quán)，對(duì)抗在后注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人。關(guān)聯(lián)公司在相同商品上使用商標(biāo)行為，屬于在原有范圍內(nèi)的使用。

　　【案情介紹】

　　上訴人（原審原告）：浙江鼎豐貿(mào)易有限公司（簡(jiǎn)稱浙江鼎豐公司）

　　被上訴人（原審被告）：安徽亮亮電子科技有限公司（簡(jiǎn)稱安徽亮亮公司）

　　杭州亮亮電子照明電器有限公司（簡(jiǎn)稱杭州亮亮公司）成立于2002年12月30日，股東為汪祖平等。安徽亮亮公司成立于2011年10月10日，股東為杭州亮亮公司及汪祖平等。兩公司法定代表人均為汪祖平，經(jīng)營(yíng)范圍均為L(zhǎng)ED節(jié)能燈生產(chǎn)等。自2006年9月起，杭州亮亮公司使用“TORCH”商標(biāo)。自2008年11月起，杭州亮亮公司在節(jié)能燈產(chǎn)品上開始使用“TRCH”標(biāo)識(shí)。自2007年起， 杭州亮亮公司系臨安市的龍頭企業(yè)，生產(chǎn)的節(jié)能燈品牌“TORCH”榮獲杭州市出口品牌。安徽亮亮公司成立后，杭州亮亮公司授權(quán)安徽亮亮公司在其生產(chǎn)的節(jié)能燈產(chǎn)品上使用“TRCH”商標(biāo)。安徽亮亮公司的產(chǎn)品均用于出口。

　　浙江鼎豐公司成立于2007年4月，系第7909575號(hào)“TORCH”注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人。該商標(biāo)于2009年12月申請(qǐng)注冊(cè)，2011年12月14日獲準(zhǔn)注冊(cè)，核定使用商品為第11類電燈、燈、白熾燈、日光燈管等。2011年4月至2013年10月期間，浙江鼎豐公司在記載貨物品時(shí)標(biāo)注為“TORCH”節(jié)能燈。

　　2014年7月，上海海關(guān)發(fā)現(xiàn)安徽亮亮公司申報(bào)出口阿聯(lián)酋的節(jié)能燈上標(biāo)有近似“TORCH”的“TRCH”標(biāo)識(shí)，根據(jù)浙江鼎豐公司的申請(qǐng)將上述貨物予以扣留。后浙江鼎豐公司以安徽亮亮公司侵害其“TORCH”注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)為由，向法院提起訴訟，要求停止侵權(quán)、賠償損失。

　　上海市浦東新區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為：涉案“TRCH”商標(biāo)與浙江鼎豐公司的“TORCH”注冊(cè)商標(biāo)均含有“T”和“RCH”英文字母，且順序相同，“”圖形為圓形，與字母“O”形狀近似，從整體看，兩者差異不顯著，且該差異對(duì)文字發(fā)音影響不大，易造成消費(fèi)者混淆，故構(gòu)成商標(biāo)近似?，F(xiàn)有證據(jù)足以證明安徽亮亮公司的股東杭州亮亮公司在2006年后就使用“TORCH” 和“TRCH”標(biāo)識(shí)，在浙江鼎豐公司申請(qǐng)注冊(cè)“TORCH”商標(biāo)前，杭州亮亮公司的“TORCH”品牌節(jié)能燈在同行業(yè)中已經(jīng)具有一定的影響力，杭州亮亮公司對(duì)涉案標(biāo)識(shí)享有在先權(quán)利。而杭州亮亮公司是安徽亮亮公司的股東，安徽亮亮公司經(jīng)其許可在節(jié)能燈上繼續(xù)使用涉案商標(biāo)，屬于在原范圍使用，故根據(jù)《商標(biāo)法》第五十九條第三款規(guī)定，浙江鼎豐公司無權(quán)禁止安徽亮亮公司在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用涉案商標(biāo)。據(jù)此判決：駁回浙江鼎豐公司的訴訟請(qǐng)求。

　　一審判決后，浙江鼎豐公司提起上訴。二審法院駁回上訴，維持原判。

　　【法官點(diǎn)評(píng)】

　　本案涉及出口商品的商標(biāo)在先使用問題如何評(píng)判的問題。判斷本案在先使用抗辯是否成立的關(guān)鍵在于對(duì)出口商品的商標(biāo)在先使用、商標(biāo)的一定影響、在先使用抗辯行使主體以及原有范圍等如何予以判定。

　?。ㄒ唬┏隹谏唐返纳虡?biāo)在先使用判定

　　安徽亮亮公司在本案中提交的在先使用涉案商標(biāo)的證據(jù)使用時(shí)間確在浙江鼎豐公司注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)日前，但由于所涉商品均出口至國(guó)外，商品的終端用戶均在國(guó)外，那么出口商品上的使用行為是否屬于商標(biāo)意義上的使用？商標(biāo)意義上的使用行為是指能夠?qū)崿F(xiàn)商標(biāo)識(shí)別功能的行為。本案所涉商品雖出口境外，但向進(jìn)口商銷售出口商品的行為是發(fā)生在中國(guó)境內(nèi)的，出口商通過發(fā)貨、報(bào)關(guān)、運(yùn)輸?shù)韧瓿上蜻M(jìn)口商的銷售，而涉及銷售的相應(yīng)憑證上及商品上均有涉案商標(biāo)。同時(shí)，進(jìn)口商在選擇中國(guó)出口產(chǎn)品時(shí)，亦是通過商標(biāo)來識(shí)別商品來源，并選擇最終的交易對(duì)象。因此，涉案商標(biāo)隨著涉案商品的出口，在中國(guó)境內(nèi)發(fā)揮了識(shí)別商品來源的作用，涉案商標(biāo)在先使用成立。

　?。ǘ┏隹谏唐返纳虡?biāo)有一定影響的判定

　　在先使用商標(biāo)無須達(dá)到馳名程度，只要在中國(guó)境內(nèi)為一定范圍內(nèi)的相關(guān)公眾所知曉的商標(biāo)，即應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為屬于有一定影響的商標(biāo)。出口商品的用戶在境外，對(duì)于出口商品一定范圍內(nèi)的相關(guān)公眾應(yīng)界定在出口企業(yè)和相關(guān)的同業(yè)企業(yè)。在案證據(jù)能夠證明安徽亮亮公司的股東杭州亮亮公司在浙江鼎豐公司申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前，其生產(chǎn)的節(jié)能燈品牌“TORCH”榮獲杭州市出口知名品牌等榮譽(yù)，在杭州地區(qū)、臨安地區(qū)出口企業(yè)和燈具生產(chǎn)企業(yè)中享有一定的知名度和美譽(yù)度，因此，可以認(rèn)定涉案商標(biāo)具有一定的影響。

　　（三）關(guān)聯(lián)企業(yè)可否行使商標(biāo)在先使用抗辯權(quán)

　　由于我國(guó)實(shí)行的是商標(biāo)注冊(cè)制，對(duì)在先使用商標(biāo)的主體范圍應(yīng)當(dāng)予以一定的限制，以保護(hù)商標(biāo)注冊(cè)人的利益。一般而言，對(duì)在先未注冊(cè)商標(biāo)的使用人應(yīng)限于先使用人己身以及在先已獲得商標(biāo)授權(quán)許可的被許可使用人。但商標(biāo)先用人的業(yè)務(wù)繼受人也可以享有商標(biāo)的先用權(quán)。

　　（四）在先使用商標(biāo)原使用范圍的判定

　　使用商品范圍確定為原使用范圍，符合商標(biāo)法的立法本意。同時(shí)電商的發(fā)展和網(wǎng)絡(luò)購物的興起，使得地域概念日益模糊，難以界定地域空間。因此，在先使用商標(biāo)的原使用范圍應(yīng)界定為原商品使用范圍。

　　本案裁判不僅對(duì)《商標(biāo)法》第五十九條第三款適用做了全面的詮釋，還區(qū)分了出口商品的商標(biāo)使用和定牌加工的商標(biāo)使用的問題。首先，對(duì)《商標(biāo)法》第五十九條第三款未明確的使用人的范圍、在先商標(biāo)的原使用范圍作了界定。其次，明確雖然出口商品的最終消費(fèi)者在境外，但只要出口商品的商標(biāo)在中國(guó)境內(nèi)進(jìn)行了流通，發(fā)揮了商標(biāo)的識(shí)別功能，就屬于商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用行為，厘清了與定牌加工商品的商標(biāo)使用的區(qū)別。再次，明確出口商品的商標(biāo)只要為出口企業(yè)、同類企業(yè)的相關(guān)公眾所知悉，就可以認(rèn)定為具有一定影響。因此，本案判決對(duì)行使商標(biāo)在先權(quán)利抗辯的同類案件以及涉及出口商品的商標(biāo)使用判定問題的案件具有一定參考價(jià)值。

　　“坦克”商標(biāo)確認(rèn)不侵權(quán)糾紛案

　　一審案號(hào)：（2015）黃浦民三（知）初字第75號(hào)

　　二審案號(hào)：（2016）滬73民終207號(hào)

　　【裁判要旨】

　　書面催告權(quán)利人行使訴權(quán)是提起確認(rèn)不侵害知識(shí)產(chǎn)權(quán)之訴的前置條件，在被警告人未履行催告義務(wù)的情況下，若有情形表明在確認(rèn)不侵權(quán)之訴受理時(shí)權(quán)利人無撤回侵權(quán)警告的意思表示又怠于訴訟，從而使侵權(quán)與否處于不確定狀態(tài)的，則可視為被警告人未喪失確認(rèn)不侵權(quán)之訴的訴權(quán)。

　　【案情介紹】

　　上訴人（原審被告）：王新祥

　　被上訴人（原審原告）：上海和匯安全用品有限公司（簡(jiǎn)稱和匯公司）

　　涉案第7071430號(hào)“tanke”“坦克”組合商標(biāo)由案外人楊日鵬于2008年11月24日申請(qǐng)。2010年8月，王新祥受讓了在申請(qǐng)注冊(cè)中的商標(biāo)，2010年11月該商標(biāo)被核準(zhǔn)注冊(cè)，核定使用商品為第9類安全頭盔等。2014年10月11日，王新祥委托律師向和匯公司發(fā)函指出和匯公司使用“坦克”的產(chǎn)品宣傳行為構(gòu)成侵權(quán)。同月，“淘寶網(wǎng)”接到法定代表人為楊日鵬的上海威爽貿(mào)易有限公司有關(guān)和匯公司侵犯王新祥商標(biāo)權(quán)的投訴后，將和匯公司網(wǎng)上銷售的頭盔產(chǎn)品信息予以刪除。和匯公司于2015年6月向一審法院提起訴訟，請(qǐng)求確認(rèn)其在頭盔產(chǎn)品等產(chǎn)品的銷售、廣告宣傳及產(chǎn)品包裝裝潢上使用中文“坦克”不侵犯王新祥享有的第7071430號(hào)注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。王新祥在一審審理過程中針對(duì)和匯公司要求確認(rèn)不侵權(quán)的行為另案提起侵害商標(biāo)權(quán)糾紛之訴，本案一審判決前又申請(qǐng)撤回起訴。

　　和匯公司于2014年8月25日曾對(duì)第7071430號(hào)商標(biāo)向國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)提出無效宣告請(qǐng)求，該委于2015年11月作出裁定，認(rèn)為王新祥在安全頭盔等五項(xiàng)商品上注冊(cè)爭(zhēng)議商標(biāo)構(gòu)成對(duì)他人在先使用并有一定影響商標(biāo)的搶注，裁定爭(zhēng)議商標(biāo)在安全頭盔等五項(xiàng)商品上予以無效宣告。針對(duì)該裁定，王新祥向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟，本案二審判決前，行政案件尚在審理中。王新祥一審答辯和二審上訴所提理由之一為：和匯公司沒有書面催告王新祥行使訴權(quán)，和匯公司啟動(dòng)不侵權(quán)之訴不具備法定條件。

　　上海市黃浦區(qū)人民法院一審判決確認(rèn)，和匯公司對(duì)其頭盔產(chǎn)品在我國(guó)境內(nèi)的業(yè)務(wù)合同和宣傳推廣上使用“坦克”不侵害王新祥享有的第7071430號(hào)注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。

　　一審判決后，王新祥不服判決，提出上訴。上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院二審判決駁回上訴，維持原判。

　　【法官點(diǎn)評(píng)】

　　本案涉及確認(rèn)不侵權(quán)之訴的受理?xiàng)l件問題。確認(rèn)不侵害知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛，是指行為人受到了來自特定知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利人的侵權(quán)警告，而權(quán)利人并未在合理期限內(nèi)依照法定程序請(qǐng)求人民法院解決有關(guān)爭(zhēng)議，行為人以該知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利人為被告提起的，請(qǐng)求確認(rèn)其有關(guān)行為不侵犯該知識(shí)產(chǎn)權(quán)的訴訟。主要包括確認(rèn)不侵害專利權(quán)糾紛、確認(rèn)不侵害商標(biāo)權(quán)糾紛和確認(rèn)不侵害著作權(quán)糾紛。提起確認(rèn)不侵權(quán)之訴應(yīng)履行事先書面催告權(quán)利人行使訴權(quán)的程序，該程序的設(shè)定，是為了防止被警告人隨意提起確認(rèn)不侵權(quán)之訴，盡可能引導(dǎo)當(dāng)事人通過侵權(quán)訴訟解決爭(zhēng)議，在通過書面催告方式確定權(quán)利人在合理期限內(nèi)不啟動(dòng)糾紛解決程序時(shí)，才賦予被警告人提起確認(rèn)不侵權(quán)之訴的訴權(quán)。

　　本案中，被警告人在提起確認(rèn)不侵權(quán)之訴前并未書面催告權(quán)利人行使訴權(quán)。一審法院以權(quán)利人在發(fā)出警告后的合理期限內(nèi)未撤回警告，也未提起過相關(guān)商標(biāo)侵權(quán)訴訟，致被警告人行為是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)處于不確定狀態(tài)為由，認(rèn)定王新祥有關(guān)和匯公司起訴不符合法定條件的辯稱意見不成立，然該判決理由并未就法定受理?xiàng)l件中催告程序的缺失是否影響案件的受理作出回應(yīng)。二審法院充分注意到王新祥針對(duì)受理?xiàng)l件中的催告程序所提出的異議，也關(guān)注到和匯公司在收到警告函后近8個(gè)月才提起訴訟，從該期間來看，王新祥委托律師向和匯公司發(fā)出警告后，存在怠于訴訟之嫌，但王新祥在和匯公司提起確認(rèn)不侵權(quán)之訴時(shí)，是否還堅(jiān)持其對(duì)和匯公司發(fā)出的侵權(quán)警告尚難作出判斷。二審法院遂圍繞確認(rèn)不侵權(quán)之訴受理?xiàng)l件規(guī)定的立法本意，綜合多方面因素認(rèn)定，在本案中被警告人未履行催告義務(wù)不影響一審法院對(duì)案件的繼續(xù)審理與判決。本案較好地運(yùn)用了確認(rèn)不侵權(quán)之訴受理法定條件的規(guī)則，保證了當(dāng)事人之間的利益平衡，對(duì)于同類案件具有一定的示范意義。

　　本案同時(shí)涉及在先善意使用有一定影響商標(biāo)的判斷問題。和匯公司作為在先權(quán)利人以與其英文注冊(cè)商標(biāo)的主要部分對(duì)應(yīng)使用的未注冊(cè)中文標(biāo)識(shí)已在向其發(fā)送警告的權(quán)利人注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)前具有一定影響力為由，主張不侵害涉案注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人享有的商標(biāo)專用權(quán)。法院通過對(duì)和匯公司中英文標(biāo)識(shí)對(duì)應(yīng)使用情況的分析，認(rèn)定上述確認(rèn)不侵權(quán)之訴的理由成立。在此情況下，法院認(rèn)為不必等待行政訴訟程序中對(duì)注冊(cè)商標(biāo)有效與否的判斷，故對(duì)王新祥要求本案中止訴訟的申請(qǐng)未予準(zhǔn)許。本案有效保護(hù)了已在市場(chǎng)上具有一定知名度但未注冊(cè)的商標(biāo)當(dāng)事人的權(quán)益，充分發(fā)揮了司法保障營(yíng)商環(huán)境建設(shè)的職能作用，且對(duì)于司法實(shí)踐中如何處理好知識(shí)產(chǎn)權(quán)民事程序和行政程序的關(guān)系具有一定的指導(dǎo)作用。

　　“拉菲”未注冊(cè)馳名商標(biāo)侵權(quán)損害賠償案

　　一審案號(hào)：（2015）滬知民初字第518號(hào)

　　【裁判要旨】

　　侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)尚未被核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)，訴訟過程中被核準(zhǔn)注冊(cè)，對(duì)侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)該商標(biāo)是否屬于未注冊(cè)馳名商標(biāo)，仍有認(rèn)定的必要。我國(guó)《商標(biāo)法》及相關(guān)司法解釋雖未規(guī)定未注冊(cè)馳名商標(biāo)受侵害時(shí)可以獲得賠償，但對(duì)于惡意使用未注冊(cè)馳名商標(biāo)的行為人，可以類推適用《商標(biāo)法》第三十六條關(guān)于惡意使用未準(zhǔn)予注冊(cè)商標(biāo)應(yīng)當(dāng)賠償?shù)囊?guī)定，判決其承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　【案情介紹】

　　原告：拉菲羅斯柴爾德酒莊（簡(jiǎn)稱拉菲酒莊）

　　被告：上海保醇實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司（簡(jiǎn)稱保醇公司）、保正（上海）供應(yīng)鏈管理股份有限公司（簡(jiǎn)稱保正公司）

　　拉菲酒莊是世界聞名的葡萄酒制造商。1997年10月，其在葡萄酒商品上的“LAFITE”商標(biāo)在中國(guó)獲準(zhǔn)注冊(cè)。2015年5月，拉菲酒莊發(fā)現(xiàn)保醇公司在進(jìn)口、銷售拉菲酒莊所產(chǎn)葡萄酒的同時(shí)，自2011年起持續(xù)進(jìn)口、銷售帶有“CHATEAU MORON LAFITTE”“拉菲特莊園”標(biāo)識(shí)的葡萄酒，并由保正公司負(fù)責(zé)物流和倉儲(chǔ)。拉菲酒莊訴至法院稱，涉案葡萄酒酒瓶瓶貼正標(biāo)上使用的“CHATEAU MORON LAFITTE”與“LAFITE”商標(biāo)構(gòu)成近似；背標(biāo)上使用的“拉菲特”，與中國(guó)消費(fèi)者廣為知曉的“LAFITE”商標(biāo)的音譯“拉菲”構(gòu)成近似。鑒于侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)“拉菲”還未被核準(zhǔn)注冊(cè)，故“拉菲”應(yīng)被認(rèn)定為未注冊(cè)馳名商標(biāo)，保醇公司、保正公司的行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。因此，請(qǐng)求法院認(rèn)定“拉菲”為未注冊(cè)馳名商標(biāo)，判令保醇公司、保正公司停止侵權(quán)、消除影響并賠償經(jīng)濟(jì)損失及合理支出500萬元。

　　上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院審理后認(rèn)為，被訴侵權(quán)行為發(fā)生于拉菲酒莊取得“拉菲”商標(biāo)專用權(quán)之前，故有必要認(rèn)定當(dāng)時(shí)“拉菲”是否屬于未注冊(cè)馳名商標(biāo)。根據(jù)本案事實(shí)，足以證明我國(guó)相關(guān)公眾通常以“拉菲”指代“LAFITE”，兩者之間已形成穩(wěn)定的對(duì)應(yīng)關(guān)系，“拉菲”可以被認(rèn)定為未注冊(cè)馳名商標(biāo)。涉案葡萄酒酒瓶瓶貼正標(biāo)上突出使用的“MORON LAFITTE”侵犯了“LAFITE”注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，背標(biāo)上使用的“拉菲特”侵犯了“拉菲”的商標(biāo)權(quán)利，保醇公司進(jìn)口并銷售該葡萄酒，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。保正公司明知保醇公司的侵權(quán)事實(shí)，仍為其提供物流、倉儲(chǔ)等便利條件，構(gòu)成幫助侵權(quán)。

　　綜上，法院于2017年12月27日判決保醇公司、保正公司停止侵權(quán)、消除影響并共同賠償拉菲酒莊經(jīng)濟(jì)損失及合理費(fèi)用200萬元。一審判決后，各方當(dāng)事人均未提起上訴，一審判決已生效。

　　【法官點(diǎn)評(píng)】

　　本案最主要的爭(zhēng)議在于未注冊(cè)馳名商標(biāo)受侵害時(shí)是否可以獲得賠償。

　　對(duì)侵犯馳名商標(biāo)權(quán)的法律責(zé)任，我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)以馳名商標(biāo)是否在我國(guó)注冊(cè)為標(biāo)準(zhǔn)作了區(qū)分。對(duì)于侵犯已經(jīng)注冊(cè)的馳名商標(biāo)的行為，屬于侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)行為中的一類，因此，行為人承擔(dān)的法律責(zé)任中包括賠償責(zé)任，并無爭(zhēng)議。而對(duì)于侵犯未注冊(cè)馳名商標(biāo)的行為，行為人僅承擔(dān)停止侵害的民事責(zé)任，并未規(guī)定適用其他民事責(zé)任，當(dāng)然也包括賠償責(zé)任。

　　關(guān)于《商標(biāo)法》第三十六條第二款的類推適用。類推適用，是指法官審理的案件在法律上沒有規(guī)定時(shí)，可以采用類似案件的法律規(guī)則進(jìn)行裁判。類推適用的依據(jù)在于“兩個(gè)案件之間存在類似性”。

　　《商標(biāo)法》第三十六條第二款系2013年修改時(shí)新增加的條款，對(duì)商標(biāo)公告期滿至準(zhǔn)予注冊(cè)決定作出前的商標(biāo)專用權(quán)的效力予以了規(guī)定。對(duì)于經(jīng)審查異議不成立而準(zhǔn)予注冊(cè)的商標(biāo)，該條款一方面規(guī)定商標(biāo)初步審定公告期滿之日起至準(zhǔn)予注冊(cè)決定做出前，對(duì)他人在同一種或者類似商品上使用與該商標(biāo)相同或者近似的標(biāo)志的行為不具有追溯力，但另一方面又在上述有關(guān)不具有追溯力的規(guī)定的基礎(chǔ)上，規(guī)定因使用人的惡意給商標(biāo)注冊(cè)人造成的損失，應(yīng)當(dāng)由使用人給予賠償。該條規(guī)定對(duì)商標(biāo)最終是否能被準(zhǔn)予注冊(cè)不確定期間因使用人的惡意給商標(biāo)注冊(cè)人造成的損失提供了救濟(jì)途徑，而該期間所涉商標(biāo)并未準(zhǔn)予注冊(cè)，其性質(zhì)亦可視為未注冊(cè)商標(biāo)。

　　就本案而言，原告要求保護(hù)的“拉菲”是未注冊(cè)馳名商標(biāo)，雖然侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)該商標(biāo)屬于未注冊(cè)商標(biāo)，但經(jīng)過長(zhǎng)期使用及大量商業(yè)推廣與宣傳，該商標(biāo)在市場(chǎng)上已享有很高知名度并為公眾所熟知，其凝集了較高的商業(yè)信譽(yù)，甚至具有體現(xiàn)使用者身份與地位的功能。而且被告使用侵權(quán)標(biāo)識(shí)的主觀惡意明顯，其使用行為亦必然占用了未注冊(cè)馳名商標(biāo)的商譽(yù)，給原告造成了損失。如果在此種情況下，仍基于《商標(biāo)法》及若干解釋關(guān)于侵犯未注冊(cè)馳名商標(biāo)的法律責(zé)任規(guī)定，僅判決被告承擔(dān)停止侵害的民事責(zé)任而不承擔(dān)損失賠償責(zé)任，既不公平，也不合理。

　　如前所述，本案所涉未注冊(cè)馳名商標(biāo)的性質(zhì)、被告的主觀惡意等均與《商標(biāo)法》第三十六條第二款所規(guī)定的惡意使用未準(zhǔn)予注冊(cè)商標(biāo)應(yīng)當(dāng)賠償?shù)那樾未嬖陬愃菩?，故該條規(guī)定所體現(xiàn)的法律規(guī)則，可以類推適用于本案，被告應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償損失的民事責(zé)任。因此，本院根據(jù)《商標(biāo)法》關(guān)于損失賠償數(shù)額確定的法律規(guī)定，判決兩被告共同賠償原告經(jīng)濟(jì)損失及合理費(fèi)用200萬元。

　　本案系上海法院首例認(rèn)定未注冊(cè)馳名商標(biāo)的案件。本案主要涉及未注冊(cè)馳名商標(biāo)認(rèn)定必要性的判斷、認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，以及未注冊(cè)馳名商標(biāo)受侵害時(shí)是否可以獲得賠償?shù)葐栴}。本案判決明確了以下裁判規(guī)則：

　?。ㄒ唬┣謾?quán)行為發(fā)生時(shí)尚未被核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)，訴訟過程中被核準(zhǔn)注冊(cè)，對(duì)侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)該商標(biāo)是否屬于未注冊(cè)馳名商標(biāo)，仍有認(rèn)定的必要。

　?。ǘ┪覈?guó)《商標(biāo)法》及相關(guān)司法解釋雖未規(guī)定未注冊(cè)馳名商標(biāo)受侵害時(shí)可以獲得賠償，但使用未注冊(cè)馳名商標(biāo)必然占用了權(quán)利人的商譽(yù)，給其造成了損失。對(duì)于惡意使用未注冊(cè)馳名商標(biāo)的行為人，可以類推適用《商標(biāo)法》第三十六條關(guān)于惡意使用未準(zhǔn)予注冊(cè)商標(biāo)應(yīng)當(dāng)賠償?shù)囊?guī)定，判決其承擔(dān)賠償責(zé)任。本案判決對(duì)于司法實(shí)踐中未注冊(cè)馳名商標(biāo)侵權(quán)案件的審理具有一定的指導(dǎo)作用和借鑒意義。同時(shí)，本案的處理也有利于規(guī)范我國(guó)進(jìn)口葡萄酒市場(chǎng)，引導(dǎo)葡萄酒進(jìn)口企業(yè)的誠信經(jīng)營(yíng)行為。

　　“紫玉山莊”樓盤名稱商標(biāo)侵權(quán)糾紛案

　　一審案號(hào)：（2016）浙8601民初396號(hào)

　　二審案號(hào)：（2017）浙01民終303號(hào)

　　【裁判要旨】

　　樓盤名稱在商品房交易活動(dòng)中事實(shí)上起到了標(biāo)示商品房商品來源的作用，實(shí)質(zhì)也屬于一種商業(yè)標(biāo)識(shí)。如果被控侵權(quán)的樓盤名稱與涉案注冊(cè)商標(biāo)相同或近似，則構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。雖然樓盤名稱經(jīng)行政主管部門審批后具有了地名的性質(zhì)，但并不能因此免除樓盤名稱作為商品名稱使用違反《商標(biāo)法》規(guī)定應(yīng)承擔(dān)的商標(biāo)侵權(quán)責(zé)任。考慮樓盤商品具有涉眾面廣、價(jià)值大、地域依附性強(qiáng)的特點(diǎn)，為避免商標(biāo)權(quán)人利益與公共利益及善意購房者利益失衡，不應(yīng)判令變更樓盤名稱，但應(yīng)提高賠償數(shù)額給予商標(biāo)權(quán)人相應(yīng)的補(bǔ)償；在確定賠償數(shù)額時(shí)既要考慮樓盤商品價(jià)值對(duì)于涉案商標(biāo)市場(chǎng)價(jià)值的影響，也要結(jié)合涉案商標(biāo)對(duì)樓盤商品經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)貢獻(xiàn)率、涉案注冊(cè)商標(biāo)的使用規(guī)模、侵權(quán)行為地相關(guān)公眾對(duì)涉案注冊(cè)商標(biāo)的辨識(shí)度，進(jìn)行綜合判斷。

　　【案情介紹】

　　上訴人（原審原告）：北京紫玉山莊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（簡(jiǎn)稱紫玉公司）

　　上訴人（原審被告）：浙江匯元房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（簡(jiǎn)稱匯元公司）

　　紫玉公司于1993年至2006年間，在北京市朝陽區(qū)分期開發(fā)了“紫玉山莊”樓盤，該樓盤先后獲得多項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào)，是北京市著名的花園別墅項(xiàng)目。2010年紫玉公司注冊(cè)了第5980087號(hào)、第5980086號(hào) “”商標(biāo)及第6839452號(hào)、第6839453號(hào) “紫玉”商標(biāo)。四商標(biāo)分別被核定使用于第36類商品房銷售、不動(dòng)產(chǎn)管理與經(jīng)紀(jì)和第37類建筑、商品房建造、室內(nèi)裝潢及供暖、電器、衛(wèi)生設(shè)備的安裝和修理等服務(wù)項(xiàng)目上。匯元公司于2013年10月，將其開發(fā)的樓盤命名為“紫玉福邸”。目前，該樓盤的大部分住宅房已交付購房者使用，多數(shù)購房者已開始裝修入住。紫玉公司認(rèn)為匯元公司未經(jīng)許可，將其開發(fā)的樓盤命名為“紫玉福邸”，侵犯了紫玉公司享有的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，因此訴請(qǐng)判令匯元公司停止使用“紫玉福邸”樓盤名稱、賠償經(jīng)濟(jì)損失300萬元及合理費(fèi)用。

　　杭州鐵路運(yùn)輸法院經(jīng)審理認(rèn)為，匯元公司將其開發(fā)經(jīng)營(yíng)的樓盤命名為“紫玉福邸”，并在商業(yè)活動(dòng)中使用該商品名稱，由于樓盤名稱在商品房交易活動(dòng)中事實(shí)上起到了標(biāo)示商品房商品來源的作用，其實(shí)質(zhì)也屬于一種商業(yè)標(biāo)識(shí)。“紫玉福邸” 標(biāo)識(shí)與涉案注冊(cè)商標(biāo)相比較，二者屬于近似標(biāo)識(shí)，雖然二者所使用的對(duì)象不同，但商品房商品的形成、管理、處分與上述服務(wù)項(xiàng)目密不可分，二者的功能用途、消費(fèi)對(duì)象、銷售渠道基本相同，開發(fā)者均系相關(guān)房地產(chǎn)開發(fā)商，二者存在特定的聯(lián)系，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為商品與服務(wù)類似。由于紫玉公司開發(fā)的以“紫玉山莊”命名的樓盤先后獲得了多項(xiàng)榮譽(yù)，與之相聯(lián)系的紫玉公司的注冊(cè)商標(biāo)已具有一定的知名度，加之現(xiàn)代社會(huì)信息流通覆蓋面廣已不再受區(qū)域限制，房地產(chǎn)開發(fā)商異地開發(fā)經(jīng)營(yíng)房地產(chǎn)項(xiàng)目也已成為行業(yè)內(nèi)常見經(jīng)營(yíng)模式，匯元公司此種樓盤命名方式，有可能會(huì)誤導(dǎo)公眾以為“紫玉福邸”樓盤與“紫玉山莊”樓盤以及紫玉公司注冊(cè)商標(biāo)所承載的商譽(yù)存在一定聯(lián)系，在認(rèn)知上產(chǎn)生混淆。

　　綜上，一審法院認(rèn)為，匯元公司已侵犯了紫玉公司的注冊(cè)商標(biāo)權(quán)專用權(quán)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。匯元公司立即停止實(shí)施侵犯涉案注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的行為，即在尚未開始銷售的樓盤和將來擬開發(fā)的樓盤上不得使用“紫玉”字樣作為樓盤名稱，并停止有關(guān)“紫玉福邸”樓盤的對(duì)外宣傳，賠償紫玉公司經(jīng)濟(jì)損失及合理費(fèi)用40萬元。

　　一審宣判后，紫玉公司、匯元公司均不服，向杭州市中級(jí)人民法院提起上訴。

　　杭州市中級(jí)人民法院經(jīng)審理后駁回上訴，維持原判。

　　【法官點(diǎn)評(píng)】

　　隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展與競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，房地產(chǎn)開發(fā)商對(duì)于樓盤名稱品牌效應(yīng)的追逐日益凸顯，樓盤名侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案件日趨增多，而樓盤名稱的性質(zhì)如何確定、樓盤名稱在何種情形下會(huì)構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)以及侵權(quán)人應(yīng)如何承擔(dān)責(zé)任，是樓盤名稱商標(biāo)侵權(quán)案審判中經(jīng)常發(fā)生爭(zhēng)議的問題。對(duì)于這些焦點(diǎn)問題，本案判決所給出的裁判結(jié)論及裁判理由，對(duì)于同類案件的審理具有參考價(jià)值。

　　首先，明確樓盤名稱具有商業(yè)標(biāo)識(shí)的性質(zhì)是判定商標(biāo)侵權(quán)的前提基礎(chǔ)。其次，認(rèn)定樓盤名稱與相關(guān)服務(wù)構(gòu)成商品與服務(wù)類似是判定商標(biāo)侵權(quán)的關(guān)鍵所在。再次，認(rèn)定樓盤名稱與相關(guān)服務(wù)構(gòu)成商品與服務(wù)類似是判定商標(biāo)侵權(quán)的關(guān)鍵所在。此外，對(duì)商標(biāo)權(quán)人的保護(hù)應(yīng)兼顧公共利益與善意第三人的合法權(quán)益。最后，對(duì)商標(biāo)權(quán)人的賠償應(yīng)充分考慮不動(dòng)產(chǎn)商品的特點(diǎn)。

　　銷售商使用“RSB”（日升）標(biāo)識(shí)商標(biāo)侵權(quán)糾紛案

　　一審案號(hào)：（2017）浙8601民初36號(hào)

　　二審案號(hào)：（2017）浙01民終6005號(hào)

　　【裁判要旨】

　　商標(biāo)的功能在于區(qū)別商品或服務(wù)的來源，判斷被控侵權(quán)商標(biāo)是在商品上使用還是在服務(wù)上使用，應(yīng)當(dāng)根據(jù)商標(biāo)所標(biāo)志的是商品來源還是服務(wù)來源來確定，不能因?yàn)槭褂帽豢厍謾?quán)商標(biāo)涉及到注冊(cè)商標(biāo)核準(zhǔn)使用的商品，即作出在同一種商品上使用與注冊(cè)商標(biāo)相同商標(biāo)的判斷，而應(yīng)當(dāng)綜合考慮使用被控侵權(quán)商標(biāo)所涉商品是該商標(biāo)使用的對(duì)象還是服務(wù)性使用該商標(biāo)的載體作出判斷。如果被控侵權(quán)商標(biāo)與涉案注冊(cè)商標(biāo)分別使用于服務(wù)上和商品上，不能因兩商標(biāo)相同直接認(rèn)定為構(gòu)成侵權(quán)，而應(yīng)該進(jìn)一步審查商品和服務(wù)之間是否存在特定聯(lián)系，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆。

　　【案情介紹】

　　上訴人（原審被告）：上海新日升傳動(dòng)科技股份有限公司、上海日升進(jìn)出口有限公司

　　被上訴人（原審原告）：杭州日升機(jī)電有限公司（簡(jiǎn)稱杭州日升公司）

　　杭州日升公司系“RSB”注冊(cè)商標(biāo)獨(dú)占許可使用人，該注冊(cè)商標(biāo)被核定使用在第7類（包括軸承等）商品上。上海新日升傳動(dòng)科技股份有限公司、上海日升進(jìn)出口有限公司均系軸承等傳動(dòng)設(shè)備的專業(yè)銷售公司，兩公司長(zhǎng)期在網(wǎng)站頁面、網(wǎng)店廣告以及公眾微信號(hào)、展會(huì)展臺(tái)、宣傳物品、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所招牌、商品郵件盒封箱帶上使用“RSB”標(biāo)識(shí)。杭州日升公司認(rèn)為，兩被告未經(jīng)許可在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中長(zhǎng)期使用“RSB”標(biāo)識(shí)，已共同構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，因此訴請(qǐng)判令兩被告停止侵權(quán)、共同賠償經(jīng)濟(jì)損失200萬元。

　　杭州鐵路運(yùn)輸法院經(jīng)審理認(rèn)為，兩被告所使用的“RSB”標(biāo)識(shí)與“RSB”注冊(cè)商標(biāo)應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為相同商標(biāo)。關(guān)于被控侵權(quán)商標(biāo)與涉案注冊(cè)商標(biāo)所使用的對(duì)象是否相同或類似以及是否會(huì)導(dǎo)致混淆，法院認(rèn)為，商標(biāo)的功能在于區(qū)別商品或服務(wù)的來源，判斷商標(biāo)是在商品上的使用還是在服務(wù)上的使用，應(yīng)當(dāng)根據(jù)商標(biāo)所標(biāo)志的是商品來源還是服務(wù)來源來確定，不能單純根據(jù)被控侵權(quán)商標(biāo)的使用是否涉及到注冊(cè)商標(biāo)核準(zhǔn)使用的商品作簡(jiǎn)單判斷，而應(yīng)當(dāng)綜合考慮使用被控侵權(quán)商標(biāo)所涉商品是該商標(biāo)使用的對(duì)象還是服務(wù)性使用該商標(biāo)的載體。本案中，兩被告雖然在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中突出使用了“RSB”標(biāo)識(shí)，但同時(shí)明確告示了其系軸承等商品的銷售商與進(jìn)口軸承產(chǎn)品的代理商，其所展示的軸承商品也都標(biāo)示了生產(chǎn)商的商標(biāo)標(biāo)識(shí)或品牌名稱；在軸承商品的交易過程中也未在所售商品、商品包裝或容器以及交易文書上使用“RSB”標(biāo)識(shí)，而是明示了所售軸承商品生產(chǎn)企業(yè)的自有品牌。綜合上述情況，法院認(rèn)為，兩被告“RSB”標(biāo)識(shí)是作為銷售企業(yè)的標(biāo)識(shí)來使用的，并未將軸承等商品作為該標(biāo)識(shí)指向的對(duì)象，軸承等商品只是其服務(wù)性使用“RSB”標(biāo)識(shí)的載體，該“RSB”標(biāo)識(shí)系表明商品銷售服務(wù)來源的提供者，相關(guān)公眾不會(huì)因此將其與商品來源的提供者相混淆。故兩被告提出的其“RSB”標(biāo)識(shí)使用的對(duì)象是服務(wù)的辯解成立。

　　本案中，兩被告將“RSB”標(biāo)識(shí)使用于商品銷售服務(wù)，而涉案“RSB”注冊(cè)商標(biāo)核定使用的范圍為商品，雖然二者所使用的對(duì)象不同，但二者均包括了軸承商品的銷售，相互間的功能用途與消費(fèi)對(duì)象基本相同，存在特定的聯(lián)系。杭州日升公司長(zhǎng)期生產(chǎn)、銷售軸承產(chǎn)品已形成了自己的客戶群，其使用的“RSB”注冊(cè)商標(biāo)也已積累了一定的知名度。兩被告在經(jīng)營(yíng)銷售軸承產(chǎn)品中突出使用與涉案注冊(cè)商標(biāo)相同的“RSB”商標(biāo)，容易使相關(guān)公眾對(duì)于兩商標(biāo)的使用主體產(chǎn)生認(rèn)知上的混淆，誤導(dǎo)相關(guān)公眾以為兩被告亦經(jīng)銷杭州日升公司的軸承產(chǎn)品，進(jìn)而會(huì)導(dǎo)致杭州日升公司交易機(jī)會(huì)與銷售市場(chǎng)的縮減，故本案被控侵權(quán)商標(biāo)與涉案注冊(cè)商標(biāo)，二者所使用的對(duì)象應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為商品與服務(wù)類似。兩被告提出的因涉案商標(biāo)使用的對(duì)象不同，不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的辯解不能成立。

　　綜上，一審法院判決兩被告停止在與軸承商品相關(guān)的商業(yè)活動(dòng)中使用“RSB”標(biāo)識(shí)，賠償經(jīng)濟(jì)損失及合理費(fèi)用共計(jì)16萬元。

　　一審宣判后，兩被告不服，向杭州市中級(jí)人民法院提起上訴。杭州市中級(jí)人民法院駁回上訴，維持原判。

　　【法官點(diǎn)評(píng)】

　　對(duì)于銷售商在銷售與注冊(cè)商標(biāo)核準(zhǔn)使用的同類商品過程中使用了與注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)，在審理中容易疏于分析被控侵權(quán)商標(biāo)是在商品上使用還是在服務(wù)上使用，而直接適用《商標(biāo)法》第五十七條第（一）項(xiàng)“未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人的許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)的”的規(guī)定，判決構(gòu)成侵權(quán)。

　　但在實(shí)際中，銷售商使用自有商標(biāo)往往并非是用于標(biāo)志商品來源而是用于標(biāo)志商品的銷售服務(wù)來源，直接適用《商標(biāo)法》第五十七條第（一）項(xiàng)規(guī)定判決銷售商構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，對(duì)銷售商會(huì)產(chǎn)生不公平的后果。原因是，如果被控侵權(quán)商標(biāo)與涉案注冊(cè)商標(biāo)分別使用于服務(wù)上和商品上，雖然因所涉商品相同，商品與服務(wù)間存在特定聯(lián)系，但如果涉案注冊(cè)商標(biāo)尚未形成影響力，則不會(huì)導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆，使用與注冊(cè)商標(biāo)相同商標(biāo)是無需承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的。

　　本案判決在分析被控侵權(quán)商標(biāo)與涉案注冊(cè)商標(biāo)分別使用于服務(wù)與商品上，進(jìn)而認(rèn)定商品與服務(wù)類似，涉案注冊(cè)商標(biāo)已具有一定影響力，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆的前提下，方才認(rèn)定被告構(gòu)成侵權(quán)。這樣的裁判邏輯，更符合《商標(biāo)法》與最高法院相關(guān)司法解釋的精神，對(duì)于同類案件的審理具有參考借鑒作用。

　　“愛情馬拉松”商標(biāo)糾紛案

　　一審案號(hào)：（2016）浙0106民初3702號(hào)

　　二審案號(hào)：（2017）浙01民終4431號(hào)

　　【裁判要旨】

　　使用與他人的注冊(cè)商標(biāo)相同或近似的標(biāo)志，但并非用其指示商品或服務(wù)的特定來源，而是用于對(duì)商品或服務(wù)本身進(jìn)行描述的，則該行為并不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

　　【案情介紹】

　　上訴人（原審原告）：溫州新澤徽文化傳媒有限公司（簡(jiǎn)稱新澤徽公司）

　　被上訴人（原審被告）：新浪網(wǎng)技術(shù)（中國(guó)）有限公司（簡(jiǎn)稱新浪網(wǎng)）、安樂（北京）電影發(fā)行有限公司（簡(jiǎn)稱安樂公司 ）、新浪體育有限公司

　　第13666664號(hào)注冊(cè)商標(biāo)由“愛情國(guó)際馬拉松”“AIQING GUOJI MALASONG”字樣上下排列組成，注冊(cè)人為新澤徽公司，有效期自2015年2月14日至2025年2月13日止，核定使用商品/服務(wù)項(xiàng)目為第41類“體育教育；組織教育或娛樂競(jìng)賽”等。

　　安樂公司與新浪體育公司為宣傳電影《北京遇上西雅圖之不二情書》，發(fā)起了馬拉松賽事活動(dòng)，活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)的巨幅廣告牌的一側(cè)顯示有“北西愛情馬拉松”字樣。該活動(dòng)對(duì)得冠者所頒發(fā)的獎(jiǎng)牌上、分與參賽者的參賽服胸口處，都有“愛情馬拉松”字樣。新浪網(wǎng)（www.sina.com.cn）對(duì)上述賽事活動(dòng)進(jìn)行了報(bào)道。新澤徽公司由此訴至浙江省杭州市西湖區(qū)人民法院，認(rèn)為三被告侵犯了自己的注冊(cè)商標(biāo)權(quán)，請(qǐng)求判令三被告停止侵權(quán)、賠償損失。

　　法院經(jīng)審理認(rèn)為，從三被告的主觀意圖看，其活動(dòng)使用“愛情馬拉松”字樣，意在表達(dá)稱案涉馬拉松活動(dòng)的主題；從其活動(dòng)的目的及使用方式來看，三被告使用“愛情馬拉松”字樣的目的顯而易見為宣傳電影之需，且并未突出使用涉案商標(biāo)；從涉案商標(biāo)的顯著性和知名度來看，其使用在馬拉松項(xiàng)目上可識(shí)別性較弱，原告也未充分證明其商標(biāo)因商業(yè)使用取得了較高的知名度從而提高了識(shí)別性，故而相關(guān)公眾不會(huì)通過上述文字去判斷活動(dòng)的服務(wù)提供者。因此，三被告在主觀上并沒有攀附新澤徽傳媒公司商譽(yù)的故意；同時(shí)，三被告使用“愛情馬拉松”字樣也不會(huì)使參賽者或者相關(guān)服務(wù)的營(yíng)銷者誤以為案涉活動(dòng)服務(wù)來源于原告，或認(rèn)為三被告與其存在某種特定聯(lián)系，并沒有造成實(shí)際混淆。因此，三被告雖然使用了與原告商標(biāo)近似的文字字樣，但并非用其指示服務(wù)的特定來源，而是對(duì)服務(wù)的特點(diǎn)進(jìn)行描述，不屬于商標(biāo)意義上的使用，亦不會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)服務(wù)來源發(fā)生混淆，故不構(gòu)成對(duì)新澤徽公司享有的涉案商標(biāo)權(quán)的侵犯。最終，法院駁回了新澤徽公司的全部訴訟請(qǐng)求。

　　一審判決后，新澤徽公司不服，上訴至浙江省杭州市中級(jí)人民法院。二審法院判決駁回上訴，維持原判。

　　【法官點(diǎn)評(píng)】

　　《商標(biāo)法》對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)不是絕對(duì)的，商標(biāo)權(quán)利人對(duì)其商標(biāo)并不能行使壟斷性權(quán)利，只有在該商標(biāo)成為其產(chǎn)品或服務(wù)來源標(biāo)志時(shí)，才有權(quán)受到保護(hù)。故商標(biāo)權(quán)人不能絕對(duì)地限制他人使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同或近似的標(biāo)志，在特定情況下，他人合理、善意使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或近似的標(biāo)志，不會(huì)引起相關(guān)公眾的混淆和誤認(rèn)的，并不構(gòu)成對(duì)商標(biāo)權(quán)的侵犯。另外，根據(jù)《商標(biāo)法》第五十九條第一款規(guī)定，注冊(cè)商標(biāo)直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)，注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人無權(quán)禁止他人正當(dāng)使用。根據(jù)該條規(guī)定，他人雖然使用了與商標(biāo)相同或近似的標(biāo)志，但并非用其指示商品或服務(wù)的特定來源，而是對(duì)商品或服務(wù)本身進(jìn)行描述的，該行為并不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

　　近年來，馬拉松作為一項(xiàng)體育競(jìng)技活動(dòng)在全國(guó)各地興起，公益性質(zhì)或商業(yè)性質(zhì)的馬拉松活動(dòng)均吸引了眾多跑步愛好者。本案原告注冊(cè)了“愛情馬拉松賽”“愛情國(guó)際馬拉松”商標(biāo)，并意圖以此禁止他人使用與該商標(biāo)相同或近似的標(biāo)識(shí)舉辦馬拉松活動(dòng)。本案判決從涉案商標(biāo)的知名度和顯著性出發(fā)，結(jié)合被告使用被訴標(biāo)識(shí)的主觀意圖、使用方式、是否構(gòu)成混淆等因素，認(rèn)定被告的使用行為并非指示商品或服務(wù)的特定來源，而是對(duì)商品或服務(wù)本身進(jìn)行描述，屬于正當(dāng)使用。該案判決抓住商標(biāo)的本質(zhì)屬性，對(duì)類似案件的審理具有一定的借鑒價(jià)值。

　　“秦巴”商標(biāo)侵權(quán)糾紛案

　　一審案號(hào)：（2017）陜01民初442號(hào)

　　【裁判要旨】

　　被控侵權(quán)人使用的商標(biāo)與注冊(cè)商標(biāo)雖然含有相同的文字，但二者的區(qū)別在于注冊(cè)商標(biāo)是單純的文字商標(biāo)，被控侵權(quán)商標(biāo)則系文字、圖案、字母組合商標(biāo)，二者具有明顯的區(qū)別，相關(guān)公眾不會(huì)對(duì)商品的來源產(chǎn)生混淆誤認(rèn)，不構(gòu)成商標(biāo)法意義上的商標(biāo)近似，故被控侵權(quán)人使用的文字及圖案組合商標(biāo)不構(gòu)成侵權(quán)。

　　【案情介紹】

　　原告：陜西秦巴茶業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱秦巴公司）

　　被告：陜西省紫陽縣秦巴山富硒茶業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱秦巴山公司）

　　秦巴公司是第1149498號(hào)“秦巴”文字商標(biāo)的所有者，核定商標(biāo)使用商品第30類：茶。秦巴山公司成立于2014年10月，在其產(chǎn)品包裝、宣傳中使用“印象秦巴山及圖”未注冊(cè)商標(biāo)，在其部分產(chǎn)品外包裝上使用“秦巴春雨”字樣。秦巴山公司在宣傳資料及公司網(wǎng)站上除了其產(chǎn)品的照片外，還出現(xiàn)了“秦巴山富硒茶”“加盟秦巴山”“秦巴山中國(guó)富硒茶業(yè)”字樣。

　　秦巴公司認(rèn)為，秦巴山公司未經(jīng)同意，擅自在其茶葉產(chǎn)品包裝及宣傳單、網(wǎng)頁上使用銷售包含“秦巴”商標(biāo)的商品，足以讓消費(fèi)者混淆，其行為構(gòu)成侵害商標(biāo)專用權(quán)，故訴至法院，請(qǐng)求判令秦巴山公司立即停止銷售侵害秦巴公司“秦巴”商標(biāo)專用權(quán)的商品，立即清除網(wǎng)站及宣傳資料上的所有侵權(quán)標(biāo)識(shí)，在陜西《華商報(bào)》上公開道歉，賠償秦巴公司損失及因制止侵權(quán)行為所支出的合理費(fèi)用8萬元，承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。秦巴山公司辯稱，其使用是正在申請(qǐng)注冊(cè)的“印象秦巴山”和已經(jīng)注冊(cè)的“茶馬一隅”商標(biāo)；“秦巴”是區(qū)域名稱，“秦巴山”特指山名，包裝上的字形、圖形、構(gòu)圖、顏色各要素組合后的整體結(jié)構(gòu)區(qū)別很大，請(qǐng)求駁回秦巴公司的訴訟請(qǐng)求。

　　西安市中級(jí)人民法院審理認(rèn)為，兩公司商標(biāo)相比較，雖然秦巴山公司的商標(biāo)包含“秦巴”字樣，但兩商標(biāo)差異較大，秦巴公司的商標(biāo)是文字商標(biāo)，風(fēng)格簡(jiǎn)約，秦巴山公司商標(biāo)則內(nèi)容繁復(fù)，包含有文字、圖案、字母，相關(guān)公眾不會(huì)認(rèn)為兩者構(gòu)成近似，進(jìn)而對(duì)商品的來源產(chǎn)生誤認(rèn)，故秦巴山公司使用“印象秦巴山及圖”商標(biāo)的行為不構(gòu)成侵權(quán)。秦巴山公司在宣傳資料及網(wǎng)站上使用的“秦巴山”，與“秦巴”相比較，字?jǐn)?shù)不同，含義也存在差別，前者表明的是山名，后者表明的是地域名稱，且“秦巴”不屬于生僻地域名稱，為相關(guān)公眾普遍知曉，其顯著性較差，秦巴公司也未提交充分證據(jù)證明“秦巴”通過其使用已經(jīng)使相關(guān)公眾在“秦巴”與其之間建立起緊密的聯(lián)系，因此，以相關(guān)公眾的一般注意力不會(huì)將“秦巴山”與“秦巴”相混淆，秦巴公司以此主張構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，不予支持。因秦巴山公司地處秦巴地區(qū)，生產(chǎn)的茶葉也產(chǎn)自該地區(qū)，使用“秦巴春雨”表明的是產(chǎn)品來源地，屬于正當(dāng)使用，故判決駁回秦巴公司的訴訟請(qǐng)求。

　　宣判后，當(dāng)事人均未提出上訴，一審判決已經(jīng)發(fā)生法律效力。

　　【法官點(diǎn)評(píng)】

　?。ㄒ唬┥虡?biāo)近似的法律屬性

　　商標(biāo)近似的內(nèi)涵中一般包括了商標(biāo)標(biāo)識(shí)近似和易使相關(guān)公眾對(duì)商品的來源產(chǎn)生混淆、誤認(rèn)兩個(gè)構(gòu)成要素，缺一不可。司法實(shí)踐中認(rèn)為，構(gòu)成混淆的商標(biāo)近似雖包括了商標(biāo)近似的主要情形，但也有例外，即商標(biāo)標(biāo)識(shí)本身并不近似，但因易造成市場(chǎng)混淆而被認(rèn)定成為構(gòu)成商標(biāo)近似。因此，在某種意義上講，商標(biāo)法意義上的近似系混淆性近似。

　　（二）判斷商標(biāo)近似的法律路徑

　　判定被控侵權(quán)商標(biāo)與主張權(quán)利的注冊(cè)商標(biāo)是否近似，應(yīng)對(duì)其整體或者主要部分是否具有市場(chǎng)混淆的可能性進(jìn)行綜合分析判斷。其整體或者主要部分具有市場(chǎng)混淆可能性的，可以認(rèn)定構(gòu)成近似；反之，則不構(gòu)成近似。通常判斷被控侵權(quán)的商標(biāo)與原告的注冊(cè)商標(biāo)是否構(gòu)成近似首先是相關(guān)公眾的一般注意力；其次是對(duì)商標(biāo)進(jìn)行整體觀察和商標(biāo)要部進(jìn)行比對(duì)，看是否造成市場(chǎng)混淆；再次比對(duì)應(yīng)堅(jiān)持隔離觀察原則，消費(fèi)者在購買商品時(shí)是否易將二者聯(lián)系在一起，造成混淆；最后應(yīng)考慮請(qǐng)求保護(hù)商標(biāo)的顯著程度和知名度。知名度和顯著性越高，該商標(biāo)受到保護(hù)的強(qiáng)度越高。

　?。ㄈ┫M(fèi)者選購商品能識(shí)別商品來源的不構(gòu)成侵害商標(biāo)權(quán)

　　商標(biāo)的主要功能在于使相關(guān)公眾通過商標(biāo)識(shí)別不同商品的來源，避免相關(guān)公眾對(duì)不同來源的商品產(chǎn)生混淆、誤認(rèn)。使相關(guān)公眾誤認(rèn)、混淆，一般包括兩種情況：一種是相關(guān)公眾誤認(rèn)為被控侵權(quán)商標(biāo)所標(biāo)示的商品來源于商標(biāo)權(quán)人；另一種是誤認(rèn)為被控侵權(quán)商標(biāo)所標(biāo)示的商品來源與商標(biāo)權(quán)人之間存在特定的聯(lián)系。因此是否會(huì)使相關(guān)公眾對(duì)商品的來源產(chǎn)生誤認(rèn)、混淆是認(rèn)定是否構(gòu)成侵害商標(biāo)權(quán)的關(guān)鍵。

　　本案裁判表明商標(biāo)權(quán)的邊界是由其功能界定，商標(biāo)的功能是確定侵權(quán)行為標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)，構(gòu)成侵害商標(biāo)權(quán)的行為是在商業(yè)標(biāo)識(shí)意義上使用相同或者近似商標(biāo)的行為，被控侵權(quán)標(biāo)識(shí)的使用是商標(biāo)性使用。

　　“君山”茶行商標(biāo)侵權(quán)糾紛案

　　一審案號(hào)：（2015）長(zhǎng)中民五初字第01945號(hào)

　　二審案號(hào)：（2017）湘民終256號(hào)

　　【裁判要旨】

　　在我國(guó)實(shí)行的商標(biāo)注冊(cè)制度之下，銷售服務(wù)并沒有相應(yīng)的注冊(cè)服務(wù)類別，但根據(jù)國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局2013年1月的《關(guān)于申請(qǐng)注冊(cè)新增零售或批發(fā)服務(wù)商標(biāo)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，可認(rèn)定在注冊(cè)環(huán)節(jié)中推銷（替他人）服務(wù)不應(yīng)當(dāng)與銷售服務(wù)構(gòu)成相同服務(wù)。另外，在商標(biāo)民事糾紛案件審理過程中，《商標(biāo)注冊(cè)用商品和服務(wù)國(guó)際分類表》《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》僅可作為判斷相同或類似商品或服務(wù)的參考，法院在認(rèn)定中還應(yīng)著重考慮服務(wù)之間的實(shí)際關(guān)聯(lián)及相關(guān)公眾是否會(huì)認(rèn)為兩服務(wù)之間存在關(guān)聯(lián)等因素。

　　【案情介紹】

　　上訴人（原審原告）：楊細(xì)發(fā)

　　被上訴人（原審被告）：長(zhǎng)沙市雨花區(qū)小胡茶行

　　第1459633號(hào)“”商標(biāo)，申請(qǐng)日期為1999年08月23日，注冊(cè)人為長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)君山茶行，核定使用的類別為第35類的推銷（替他人）服務(wù)。2008年7月28日，經(jīng)國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局核準(zhǔn)，該商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給原告楊細(xì)發(fā)。

　　原告稱，2004年4月，原告在長(zhǎng)沙注冊(cè)字號(hào)“長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)湘華君山茶行”，并先后在湖南省內(nèi)開設(shè)多家“君山茶行”。而被告明知原告已注冊(cè)“君山”商標(biāo)，也知道原告已經(jīng)申請(qǐng)并注冊(cè)成立“君山茶行”字號(hào)的店鋪，卻仍在原告的高橋店面附近以“君山茶業(yè)”作為店面招牌，導(dǎo)致原告的顧客混淆了主體，認(rèn)為被告開設(shè)的“君山茶業(yè)”也屬于原告，致使原告的顧客多次流失。原告與被告進(jìn)行溝通后，被告仍置之不理。為維護(hù)自身的合法權(quán)益，原告訴至法院。

　　被告辯稱，被告使用的“君山茶業(yè)”簡(jiǎn)稱及“君山”注冊(cè)商標(biāo)均系湖南省君山銀針茶業(yè)有限公司授權(quán)使用，原告“君山”商標(biāo)注冊(cè)在第35類的推銷（替他人）服務(wù)商品類別上，不包括商品的零售、批發(fā)，與被告使用的商標(biāo)類別不同，且被告使用的“君山茶業(yè)”標(biāo)識(shí)與原告的“君山”商標(biāo)具有明顯區(qū)別，不構(gòu)成《商標(biāo)法》意義上的近似。

　　法院認(rèn)為，第35類的推銷（替他人）服務(wù)是一種商業(yè)輔助行為，而本案被告系自行銷售茶葉，原告沒有證據(jù)證明被告實(shí)施了為他人將各種商品歸類的商業(yè)輔助行為；而根據(jù)國(guó)家商標(biāo)局相關(guān)通知的規(guī)定，銷售服務(wù)也不應(yīng)與推銷（替他人）服務(wù)構(gòu)成相同或類似服務(wù)；另外，因原告并沒有舉證證明其自身在替他人推銷茶業(yè)服務(wù)上具體使用第1459633號(hào)“”商標(biāo)的情況，故根據(jù)本案事實(shí)，無法將原告的“推銷（替他人）”服務(wù)與被告的“茶業(yè)銷售”形成聯(lián)系，因此兩者亦不構(gòu)成類似服務(wù)。綜上，被告在店招上使用“君山茶業(yè)”的行為未侵犯原告的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。

　　一審判決后，楊細(xì)發(fā)不服，上訴至湖南省高級(jí)人民法院。在二審法院審理過程中，楊細(xì)發(fā)撤回上訴。一審判決已生效。

　　【法官點(diǎn)評(píng)】

　　本案涉及對(duì)第35類的“推銷（替他人）”服務(wù)保護(hù)范圍的認(rèn)定。許多企業(yè)都將自己的商標(biāo)注冊(cè)在第35類推銷（替他人）服務(wù)上，并且獲得了司法保護(hù)，但“推銷（替他人）”服務(wù)與“銷售”服務(wù)存在實(shí)質(zhì)性區(qū)別，在司法審判中應(yīng)當(dāng)進(jìn)行區(qū)分。就本案而言，關(guān)鍵問題在于兩點(diǎn)：

　　（一）在店招上使用的標(biāo)識(shí)是否屬于商標(biāo)性使用

　　我國(guó)《商標(biāo)法》第四十八條規(guī)定，商標(biāo)性使用是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，用于識(shí)別商品來源的行為。一般消費(fèi)者看到店招時(shí)，會(huì)與服務(wù)提供者聯(lián)系起來，因此店招能起到區(qū)別服務(wù)來源的作用，其使用一般視為商標(biāo)性使用。但也存在例外情況：當(dāng)?shù)暾兄甘句N售的是經(jīng)授權(quán)商品，而該店招具有描述所銷售商品的功能，則此時(shí)店招的使用就是一種指示性使用，而非商標(biāo)性使用。在具體案件中，如果當(dāng)事人不能提交證據(jù)證明其在店招上使用標(biāo)識(shí)的行為構(gòu)成指示性使用，則一般會(huì)認(rèn)定系商標(biāo)性使用。

　　（二）“推銷（替他人）”服務(wù)還是“銷售”服務(wù)是否構(gòu)成相同服務(wù)

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