日本是技術(shù)強(qiáng)國(guó)以及中國(guó)的鄰國(guó)，一直以來(lái)，每年都有大量的日本專(zhuān)利申請(qǐng)涌入中國(guó)。與此同時(shí)，中國(guó)的科學(xué)技術(shù)水平及知識(shí)產(chǎn)權(quán)事業(yè)也在茁壯成長(zhǎng)，不難想象，中國(guó)企業(yè)將越來(lái)越重視在日本進(jìn)行專(zhuān)利申請(qǐng)以期獲得專(zhuān)利保護(hù)。不過(guò)，日本的專(zhuān)利制度改法頻繁，而且與中國(guó)之間存在著諸多差異，在這樣的背景下，當(dāng)向日本進(jìn)行專(zhuān)利申請(qǐng)時(shí)，如何靈活而有效地利用日本專(zhuān)利申請(qǐng)制度的特點(diǎn)，對(duì)于幫助申請(qǐng)人盡快獲得所期望的專(zhuān)利權(quán)尤為重要。針對(duì)這一現(xiàn)狀，本文著重地對(duì)日本專(zhuān)利申請(qǐng)制度進(jìn)行介紹，并通過(guò)與中國(guó)的制度進(jìn)行對(duì)比，便于直觀(guān)地了解日本專(zhuān)利申請(qǐng)制度自身的特點(diǎn)。本文將分為“申請(qǐng)流程篇”“實(shí)務(wù)應(yīng)用篇”“實(shí)用新型篇”三個(gè)部分來(lái)進(jìn)行介紹。

　　一、申請(qǐng)流程篇

　　圖顯示了在日本進(jìn)行專(zhuān)利申請(qǐng)的大致流程。如該圖所示，從提交申請(qǐng)直至授權(quán)為止的整體流程與中國(guó)是比較相近的，然而，在看似相近的表面背后，卻隱藏著如下諸多區(qū)別。

　?。ㄒ唬┥暾?qǐng)語(yǔ)言

　　——相關(guān)法規(guī)：日本《特許法》第36條之2

　　日本通過(guò)2016年的法律修改，將能夠以日語(yǔ)或英語(yǔ)進(jìn)行專(zhuān)利申請(qǐng)（基于《巴黎公約》），擴(kuò)大為能夠以日語(yǔ)、英語(yǔ)或者其他外語(yǔ)進(jìn)行申請(qǐng)，即申請(qǐng)人可以通過(guò)提交日語(yǔ)的專(zhuān)利申請(qǐng)請(qǐng)求書(shū)，同時(shí)附上外語(yǔ)的申請(qǐng)文件來(lái)完成申請(qǐng)的提交并獲得申請(qǐng)日。不過(guò)，以外語(yǔ)提交的專(zhuān)利申請(qǐng)并非是一份完備的申請(qǐng)，審查流程只有在正式提交了申請(qǐng)文件的日語(yǔ)譯文之后才能啟動(dòng)。另外，從申請(qǐng)日（主張優(yōu)先權(quán)時(shí)，是指最早的優(yōu)先權(quán)日）起1年4個(gè)月以?xún)?nèi)應(yīng)提交日語(yǔ)譯文。需要說(shuō)明的是，在提交了日語(yǔ)譯文后，可以在外語(yǔ)申請(qǐng)文件記載的范圍內(nèi)對(duì)日語(yǔ)譯文的翻譯錯(cuò)誤進(jìn)行修改。日本的這種外語(yǔ)申請(qǐng)制度能夠確保更早的申請(qǐng)日，避免申請(qǐng)人因無(wú)時(shí)間進(jìn)行翻譯而導(dǎo)致的申請(qǐng)日期的延誤。

　　與日本不同，中國(guó)的專(zhuān)利申請(qǐng)目前只能夠采用中文進(jìn)行提交（基于《巴黎公約》），而且在提交后，任何修改都要限制在不超出中文申請(qǐng)文件的范圍內(nèi)。

　　上面提到的外語(yǔ)申請(qǐng)制度是就《巴黎公約》申請(qǐng)而言的，對(duì)于PCT申請(qǐng)而言，中日是類(lèi)似的——在日本允許用日語(yǔ)或英語(yǔ)，在中國(guó)允許用中文或英語(yǔ)進(jìn)行申請(qǐng)。

　　（二）主動(dòng)修改的時(shí)機(jī)

　　——相關(guān)法規(guī)：日本《特許法》第17條之2

　　根據(jù)日本《特許法》第17條之2第1項(xiàng)的規(guī)定，在審查部門(mén)未發(fā)出過(guò)拒絕理由通知（相當(dāng)于中國(guó)的審查意見(jiàn)通知書(shū)）的情況下，申請(qǐng)人從提交申請(qǐng)起直至授權(quán)決定的副本送達(dá)以前，均可以對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行主動(dòng)修改。另一方面，在審查部門(mén)發(fā)出過(guò)拒絕理由通知的情況下，申請(qǐng)人從提交申請(qǐng)起直至接收到第一次發(fā)出的拒絕理由通知為止，均可以對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行主動(dòng)修改。

　　可以看出，申請(qǐng)人在日本進(jìn)行主動(dòng)修改的時(shí)機(jī)也比中國(guó)寬松許多。在中國(guó)，原則上只能夠在提出實(shí)質(zhì)審查請(qǐng)求的同時(shí)，以及收到進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段的通知起3個(gè)月內(nèi)進(jìn)行主動(dòng)修改。

　?。ㄈ?shí)質(zhì)審查請(qǐng)求的提出

　　——相關(guān)法規(guī)：日本《特許法》第48條之3

　　根據(jù)日本《特許法》第48條之3第1項(xiàng)的規(guī)定，從申請(qǐng)日起（主張了優(yōu)先權(quán)時(shí)，是指實(shí)際申請(qǐng)日）3年內(nèi)任何人都可以針對(duì)專(zhuān)利申請(qǐng)?zhí)岢鰧?shí)質(zhì)審查請(qǐng)求。

　　與此不同，中國(guó)只有申請(qǐng)人自己能夠提出實(shí)質(zhì)審查請(qǐng)求（有一種例外是國(guó)務(wù)院專(zhuān)利行政部門(mén)認(rèn)為必要的時(shí)候，可以自行對(duì)發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查）。此外，在中國(guó)，當(dāng)伴有優(yōu)先權(quán)時(shí)，實(shí)質(zhì)審查請(qǐng)求的起算點(diǎn)是從最早的優(yōu)先權(quán)日起算的，并非像日本那樣從實(shí)際申請(qǐng)日起算。

　　（四）拒絕理由通知

　　1.拒絕理由通知的種類(lèi)

　　——相關(guān)法規(guī)：日本《審查基準(zhǔn)》之第I部審查總論第2章第3節(jié)

　　在日本，拒絕理由通知分為兩種，即最初的拒絕理由通知和最后的拒絕理由通知。具體地講，針對(duì)應(yīng)該在第一次的拒絕理由通知中指出的問(wèn)題進(jìn)行通知，稱(chēng)為“最初的拒絕理由通知”。另一方面，申請(qǐng)人答復(fù)“最初的拒絕理由通知”時(shí)進(jìn)行的修改所引起的拒絕理由通知，則稱(chēng)為“最后的拒絕理由通知”。需要注意的是，最初的拒絕理由通知并非特指第一次的拒絕理由通知。這是因?yàn)樵趯?shí)際的審查中，因遺漏而未在第一次的拒絕理由通知中指出應(yīng)該指出的問(wèn)題的情況并不少見(jiàn)。當(dāng)在第二次或者之后的拒絕理由通知中指出了應(yīng)該在第一次的拒絕理由通知中指出的問(wèn)題時(shí)，這樣的拒絕理由通知仍然稱(chēng)為最初的拒絕理由通知?？傊?，第一次的拒絕理由通知必然是最初的拒絕理由通知；而從第二次起，拒絕理由通知是最初的拒絕理由通知還是最后的拒絕理由通知，要根據(jù)通知的實(shí)質(zhì)內(nèi)容而非通知的次數(shù)進(jìn)行判斷。

　　與此相對(duì)，在中國(guó)不會(huì)按照通知書(shū)的內(nèi)容進(jìn)行分類(lèi)，而是直接按照第一次、第二次、第三次…這樣的順序進(jìn)行編排。

　　2.答復(fù)拒絕理由通知時(shí)的修改要件

　　——相關(guān)法規(guī)：日本《特許法》第17條之2

　　在日本，根據(jù)拒絕理由通知的種類(lèi)不同，針對(duì)其進(jìn)行答復(fù)時(shí)的修改要件自然也是不同的，差異如下。

　　答復(fù)最初的拒絕理由通知時(shí)禁止的修改：新規(guī)事項(xiàng)的增加（法17條之2第3項(xiàng)，超范圍要件）+shift（法17條之2第4項(xiàng)，單一性要件）

　　答復(fù)最后的拒絕理由通知時(shí)禁止的修改：新規(guī)事項(xiàng)的增加（法17條之2第3項(xiàng)，超范圍要件）+shift（法17條之2第4項(xiàng)，單一性要件）+目的外修改（法17條之2第5項(xiàng)）

　　注：目的外修改是指除以下修改之外的修改：

　　（a）權(quán)利要求的刪除

　?。╞）權(quán)利要求的范圍的縮減

　?。╟）筆誤的修改

　?。╠）對(duì)不清楚的記載內(nèi)容的解釋

　　可見(jiàn)，與答復(fù)最初的拒絕理由通知相比，答復(fù)最后的拒絕理由通知增加了禁止“目的外修改”這一嚴(yán)格的要求。實(shí)際上，正是因?yàn)槎嗔诉@個(gè)要求，申請(qǐng)人在日本答復(fù)最后的拒絕理由通知時(shí)的限制，基本上類(lèi)似于在中國(guó)答復(fù)任何一次審查意見(jiàn)通知時(shí)的限制。另一方面，在答復(fù)最初的拒絕理由通知時(shí)，只要滿(mǎn)足了超范圍要件及單一性要件，即使進(jìn)行了類(lèi)似擴(kuò)大保護(hù)范圍、增加權(quán)利要求等修改，也是允許的。所以，申請(qǐng)人在日本會(huì)格外珍惜答復(fù)最初的拒絕理由通知這個(gè)機(jī)會(huì)。

　　與日本相比，在中國(guó)，答復(fù)每次審查意見(jiàn)通知書(shū)時(shí)的修改限制都是一樣的，除了不允許超范圍以外，原則上應(yīng)當(dāng)針對(duì)通知書(shū)指出的缺陷進(jìn)行修改，類(lèi)似主動(dòng)擴(kuò)大權(quán)利要求的保護(hù)范圍、主動(dòng)增加權(quán)利要求等都是不允許的。

　　3.拒絕理由通知的答復(fù)期限

　　——相關(guān)法規(guī)：日本《特許法》第50條之1（具體期限可查閱日本審查便覽）

　　日本對(duì)于最初和最后的拒絕理由通知的答復(fù)期限是一樣的：國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人60天（可延期1次為2個(gè)月），國(guó)外申請(qǐng)人3個(gè)月（可延期2次，第一次2個(gè)月，第二次1個(gè)月）

　　可見(jiàn)，日本區(qū)分地對(duì)待國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人和國(guó)外申請(qǐng)人，并給予國(guó)外申請(qǐng)人更寬裕的時(shí)間。中國(guó)則不進(jìn)行國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人和國(guó)外申請(qǐng)人的區(qū)分，統(tǒng)一要求第一次審查意見(jiàn)通知的答復(fù)期限為4個(gè)月（可延期1次，每次1個(gè)月或者2個(gè)月），從第二次審查意見(jiàn)通知起，答復(fù)期限為2個(gè)月（可延期1次，每次1個(gè)月或者2個(gè)月）。

　?。ㄎ澹g回后階段

　　當(dāng)專(zhuān)利申請(qǐng)被駁回后，中日兩國(guó)都設(shè)置了前置審查程序以及復(fù)審程序，不過(guò)，在兩國(guó)的程序的具體執(zhí)行中，仍然存在著許多不同點(diǎn)。

　　1.前置審查程序

　　——相關(guān)法規(guī)：日本《特許法》第162條及日本《審查基準(zhǔn)》之第I部審查總論第2章第7節(jié)

　　在日本，當(dāng)申請(qǐng)被駁回而申請(qǐng)人提出復(fù)審請(qǐng)求時(shí)，如果申請(qǐng)人對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行了修改，則啟動(dòng)前置審查。即，日本的前置審查是以在復(fù)審請(qǐng)求時(shí)修改了申請(qǐng)文件為契機(jī)而啟動(dòng)的。此外，在日本的前置審查中，審查員可以做出如下三種決定：

　　（1）認(rèn)為申請(qǐng)文件已經(jīng)克服了所有缺陷，撤銷(xiāo)駁回決定而授予專(zhuān)利權(quán)；

　　（2）在認(rèn)為不能撤銷(xiāo)駁回決定而授予專(zhuān)利權(quán)的情況下，做出前置報(bào)告；

　?。?）發(fā)出拒絕理由通知。

　　與日本不同，中國(guó)的前置審查是在復(fù)審請(qǐng)求人提出復(fù)審時(shí)必須啟動(dòng)的程序，而且不會(huì)像日本那樣發(fā)出審查意見(jiàn)通知書(shū)或者直接授予專(zhuān)利權(quán)。

　　2.復(fù)審程序

　　——相關(guān)法規(guī)：日本《特許法》第159、160條

　　日本的復(fù)審程序與中國(guó)相比，主要區(qū)別如下：

　　日本的復(fù)審：可以授予專(zhuān)利權(quán)；可以撤銷(xiāo)駁回決定而返回原審查部門(mén)進(jìn)行審查；在未克服駁回理由的情況下，原則上可以不進(jìn)行通知而直接作出維持駁回的決定。

　　中國(guó)的復(fù)審：不能授予專(zhuān)利權(quán)；在撤銷(xiāo)駁回決定的情況下必須返回原審查部門(mén)進(jìn)行審查；在未克服駁回理由的情況下，至少給予請(qǐng)求人一次答辯機(jī)會(huì)。

　　最后需要說(shuō)明的是，在日本的復(fù)審程序的實(shí)踐中，請(qǐng)求人通常會(huì)積極地與合議組取得聯(lián)系進(jìn)行溝通，謀取答辯的機(jī)會(huì)并尋找克服缺陷的有效途徑。近年來(lái)，在日本請(qǐng)求復(fù)審而得到授權(quán)的比例很高，這一定程度上反映了直接與合議組進(jìn)行意見(jiàn)交換所帶來(lái)的有益效果。

　　（六）分案申請(qǐng)

　　——相關(guān)法規(guī)：日本《特許法》第44條

　　日本進(jìn)行分案申請(qǐng)的時(shí)機(jī)以及分案時(shí)的要求有其獨(dú)特之處。

　　1.分案的時(shí)機(jī)（日本《審查基準(zhǔn)》第VI部特殊申請(qǐng)之第1章第1節(jié)）

　　日本可以在以下時(shí)機(jī)中的任意一個(gè)時(shí)機(jī)進(jìn)行分案：

　　（i）可以對(duì)說(shuō)明書(shū)、權(quán)利要求書(shū)或附圖進(jìn)行修改的時(shí)機(jī)（包括能進(jìn)行主動(dòng)修改的時(shí)期、答復(fù)拒絕理由通知時(shí)以及提復(fù)審時(shí)）

　　（ii）從授權(quán)決定的副本送達(dá)日起30日以?xún)?nèi)

　?。╥ii）從最初的駁回決定的副本送達(dá)日起3個(gè)月以?xún)?nèi)

　　注：關(guān)于上述（ii），在經(jīng)過(guò)了前置審查程序或者復(fù)審程序取得授權(quán)的情況下，不再適用上述（ii）的規(guī)定，也就是失去了分案的機(jī)會(huì)。關(guān)于上述（iii），在撤銷(xiāo)了最初的駁回決定之后再次被駁回的情況下，不再適用上述（iii）的規(guī)定，也就是失去了分案的機(jī)會(huì)。

　　2.分案的依據(jù)（日本《審查基準(zhǔn)》第VI部特殊申請(qǐng)之第1章第1節(jié)）

　　在日本進(jìn)行分案申請(qǐng)時(shí)，根據(jù)上述（i）~（iii）時(shí)機(jī)的不同，進(jìn)行分案申請(qǐng)時(shí)所依據(jù)的文本也是不同的：

　?。?）對(duì)于時(shí)機(jī)（i）而言，分案申請(qǐng)所依據(jù)的申請(qǐng)文件是原始提交的文本。

　?。?）對(duì)于時(shí)機(jī)（ii）、（iii）而言，分案申請(qǐng)所依據(jù)的申請(qǐng)文件是分案申請(qǐng)之前的文本。即，如果原始提交的申請(qǐng)文件在審查過(guò)程中已經(jīng)進(jìn)行過(guò)修改，這時(shí)，所依據(jù)的申請(qǐng)文件只能是進(jìn)行過(guò)修改后的文本，而不能依據(jù)原始提交的文本進(jìn)行分案。

　　基于以上這種分案時(shí)機(jī)、分案所依據(jù)的文本的限制，在日本，人們普遍認(rèn)為在最初的駁回之后提出復(fù)審的同時(shí)進(jìn)行分案，是最后的分案機(jī)會(huì)。這是因?yàn)椋厦嫣岬皆谧畛醯鸟g回后，即便之后授權(quán)或者再次被駁回，都沒(méi)有機(jī)會(huì)再進(jìn)行分案。而且，在最初的駁回之后，只有在復(fù)審的同時(shí)進(jìn)行分案才能夠以原始提交的申請(qǐng)文本為依據(jù)進(jìn)行分案，在其他情況下則是以分案之前已經(jīng)修改后的文本作為依據(jù)，這是申請(qǐng)人所不希望的。

　　與日本不同，在中國(guó)進(jìn)行分案的時(shí)機(jī)相對(duì)寬裕，只要母案申請(qǐng)?zhí)幱趯彶橹?，任何時(shí)候都可以提出分案。此外，自發(fā)出駁回決定之日起三個(gè)月內(nèi)以及自發(fā)出授權(quán)通知書(shū)之日起兩個(gè)月內(nèi)，也可以提出分案。特別需要說(shuō)明的是，在中國(guó)，無(wú)論何時(shí)提出分案都是以原始申請(qǐng)文件的文本為依據(jù)。

　　(七)授權(quán)后階段

　　1.異議制度

　　——相關(guān)法規(guī)：日本《特許法》第113條

　　日本通過(guò)2014年的法律修改，設(shè)立了授權(quán)后的異議制度，即從授予專(zhuān)利權(quán)公報(bào)的公告日起6個(gè)月以?xún)?nèi)，任何人都可以對(duì)授予的專(zhuān)利權(quán)提出異議。相比之下，中國(guó)的異議制度已經(jīng)于2001年的法律修改中廢除。

　　2.無(wú)效制度

　　——相關(guān)法規(guī)：日本特許法第123條

　　與授權(quán)后的異議制度的設(shè)立相應(yīng)地，日本于2014年將日本《特許法》第123條第2項(xiàng)中能夠由任何人提出無(wú)效請(qǐng)求的規(guī)定修改為：僅限于利害關(guān)系人才能夠?qū)?zhuān)利權(quán)提出無(wú)效請(qǐng)求。與日本不同，在中國(guó)，從授予專(zhuān)利權(quán)公報(bào)的公告日起，任何人都可以對(duì)授予的專(zhuān)利權(quán)提出無(wú)效。這種差異是由于日本設(shè)置了上面提到的異議制度，而中國(guó)已經(jīng)廢除了異議制度所造成的。

　　3.訂正審判制度

　　——相關(guān)法規(guī)：日本《特許法》第126條

　　根據(jù)日本《特許法》第126條第1、2項(xiàng)的規(guī)定，專(zhuān)利權(quán)人可以在異議請(qǐng)求、無(wú)效宣告程序以外的期間，請(qǐng)求對(duì)授權(quán)文本進(jìn)行修改，稱(chēng)作訂正審判。此時(shí)，限于在以下范圍中進(jìn)行修改：

　?。?）權(quán)利要求的范圍的縮減；

　?。?）筆誤的修改；

　?。?）不清楚的記載內(nèi)容的澄清；

　　（4）將引用了其他權(quán)利要求的某項(xiàng)權(quán)利要求修改為不再引用上述其他權(quán)利要求。

　　而在中國(guó)，不具備日本那樣的訂正審判制度。因此，在授權(quán)后，只有在無(wú)效程序中，專(zhuān)利權(quán)人才能夠?qū)κ跈?quán)文本進(jìn)行修改，這也是專(zhuān)利權(quán)人自己無(wú)效自己專(zhuān)利權(quán)的動(dòng)機(jī)之一。

　　二、實(shí)務(wù)應(yīng)用篇

　　上文按照專(zhuān)利申請(qǐng)的大致流程介紹了一些中日專(zhuān)利申請(qǐng)制度上的區(qū)別。下面介紹幾點(diǎn)與具體的實(shí)務(wù)應(yīng)用相關(guān)的差異。

　?。ㄒ唬┬乱?guī)事項(xiàng)的追加（超范圍）

　　——相關(guān)法規(guī)：日本《特許法》第17條之2第3項(xiàng)及《審查基準(zhǔn)》第IV部第2章

　　根據(jù)日本《審查基準(zhǔn)》第IV部第2章的規(guī)定，所謂被記載于原始申請(qǐng)文件中的事項(xiàng)，是指本領(lǐng)域技術(shù)人員通過(guò)綜合原始文本中的全部記載內(nèi)容而能夠?qū)С龅氖马?xiàng)，即能夠從原始申請(qǐng)文件中明確得到的事項(xiàng)。實(shí)際上，關(guān)于超范圍，日本曾經(jīng)也采用過(guò)與中國(guó)“直接地、毫無(wú)疑義地確定”相類(lèi)似的判定標(biāo)準(zhǔn)。不過(guò)，日本已經(jīng)通過(guò)2003年的法律修改，將上述標(biāo)準(zhǔn)改為“能夠從原始申請(qǐng)文件中明確得到的事項(xiàng)”。因此，日本對(duì)于超范圍的判定標(biāo)準(zhǔn)較中國(guó)而言是相對(duì)寬松的，利用附圖進(jìn)行修改的余地也更大。下面顯示了日本特許廳網(wǎng)站上登載的事例集中的一例。

　　修改前：與識(shí)別編號(hào)一起發(fā)送位置坐標(biāo)和用戶(hù)信息。

　　修改后：與識(shí)別編號(hào)一起發(fā)送位置坐標(biāo)，即：刪除了“用戶(hù)信息”。

　　日本的結(jié)論如下：

　　在原始說(shuō)明書(shū)中的任何位置均未記載過(guò)僅發(fā)送“識(shí)別編號(hào)和位置坐標(biāo)”，但是，“用戶(hù)信息”是與本發(fā)明所要解決的技術(shù)問(wèn)題以及相應(yīng)的手段無(wú)關(guān)的，此時(shí)，“用戶(hù)信息”是任意的添加事項(xiàng)，因此刪除“用戶(hù)信息”并不超范圍。

　　與此相對(duì)，在采用了“直接地、毫無(wú)疑義地確定”這樣的嚴(yán)格審查標(biāo)準(zhǔn)的中國(guó)，上述這樣的修改想必難以得到認(rèn)可。

　?。ǘU(kuò)大先愿（抵觸申請(qǐng)）

　　——相關(guān)法規(guī)：日本《特許法》第29條之2

　　日本將類(lèi)似于中國(guó)抵觸申請(qǐng)的情形稱(chēng)為“擴(kuò)大先愿”。對(duì)于某一申請(qǐng)日提出的專(zhuān)利申請(qǐng)而言，其新穎性會(huì)受到在該申請(qǐng)日以前提出且在該申請(qǐng)日以后公布的“抵觸申請(qǐng)”的損害。需要說(shuō)明的是，在日本，相同的申請(qǐng)人或者相同的發(fā)明人的申請(qǐng)不構(gòu)成“抵觸申請(qǐng)”。而在中國(guó)，“抵觸申請(qǐng)”則包含由任何單位或者個(gè)人就同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型提出的申請(qǐng)，不存在日本那樣的例外。

　?。ㄈ﹩我恍?/p>

　　——相關(guān)法規(guī)：日本《特許法》第37條及《審查基準(zhǔn)》第Ⅱ部第3章

　　中日兩國(guó)針對(duì)單一性的評(píng)價(jià)都是以是否具有“特定技術(shù)特征（STF）”作為判斷標(biāo)準(zhǔn)。然而，兩國(guó)對(duì)“特定技術(shù)特征（STF）”的解釋有差異。根據(jù)日本《審查基準(zhǔn)》第Ⅱ部第3章的規(guī)定，可以清楚地理解到“特定技術(shù)特征”是使發(fā)明具備新穎性的技術(shù)特征；而在中國(guó)的《專(zhuān)利審查指南》中，明確規(guī)定“特定技術(shù)特征”是使發(fā)明具備新穎性和創(chuàng)造性的技術(shù)特征?？梢?jiàn)，雖然中日兩國(guó)表面上都采用了“特定技術(shù)特征（STF）”這個(gè)判斷標(biāo)準(zhǔn)，但在實(shí)務(wù)應(yīng)用中仍存在本質(zhì)上的差異。

　　（四）計(jì)算機(jī)程序

　　——相關(guān)法規(guī)：日本《特許法》第2條

　　在日本，以“程序”為主題的權(quán)利要求能夠被授予專(zhuān)利權(quán)。不過(guò)，申請(qǐng)人在撰寫(xiě)程序的權(quán)利要求時(shí)，應(yīng)該寫(xiě)明“程序”所依托的載體，即，需要寫(xiě)明是由計(jì)算機(jī)或是相應(yīng)的實(shí)體部件來(lái)執(zhí)行“程序”。

　　在中國(guó)，已于2017年4月1日起實(shí)施的修改后的《專(zhuān)利審查指南》中規(guī)定，記錄有計(jì)算機(jī)程序的介質(zhì)能夠得到保護(hù)，然而計(jì)算機(jī)程序自身尚未在《專(zhuān)利法》中得到保護(hù)，而仍屬于著作權(quán)的保護(hù)范疇。

　　三、實(shí)用新型篇

　　最后，簡(jiǎn)要地討論一下中日在實(shí)用新型專(zhuān)利申請(qǐng)制度上的差異。

　　日本的實(shí)用新型申請(qǐng)制度與中國(guó)相比，進(jìn)行的是更加純粹的初步審查（形式審查），不會(huì)對(duì)新穎性進(jìn)行判斷。然而，這種相對(duì)寬松的審查標(biāo)準(zhǔn)對(duì)實(shí)用新型的專(zhuān)利權(quán)人在行使專(zhuān)利權(quán)時(shí)提出了要求，帶來(lái)了相對(duì)沉重的義務(wù)。當(dāng)實(shí)用新型的專(zhuān)利權(quán)人欲行使專(zhuān)利權(quán)時(shí)，日本要求專(zhuān)利權(quán)人必須要出具專(zhuān)利權(quán)評(píng)價(jià)報(bào)告（技術(shù)評(píng)價(jià)書(shū)），也就是提醒專(zhuān)利權(quán)人自己應(yīng)該意識(shí)到授權(quán)后的實(shí)用新型專(zhuān)利權(quán)是否存在缺陷。在專(zhuān)利權(quán)評(píng)價(jià)報(bào)告中存在對(duì)專(zhuān)利權(quán)不利的結(jié)論的情況下，如果專(zhuān)利權(quán)人依舊貿(mào)然去行使權(quán)利，一旦行使權(quán)利的過(guò)程中自己的專(zhuān)利權(quán)被專(zhuān)利權(quán)評(píng)價(jià)報(bào)告中的證據(jù)無(wú)效，專(zhuān)利權(quán)人需要反過(guò)來(lái)賠償對(duì)方的損失，即承擔(dān)反賠義務(wù)。在這樣的背景下，專(zhuān)利權(quán)人即使獲得了實(shí)用新型專(zhuān)利權(quán)，行使權(quán)利時(shí)也會(huì)非常慎重，從而導(dǎo)致在日本實(shí)用新型申請(qǐng)的提交量非常低，這與中國(guó)申請(qǐng)人大量地提交實(shí)用新型申請(qǐng)的現(xiàn)狀形成了鮮明的對(duì)比。

　　可見(jiàn)，在日本，當(dāng)申請(qǐng)人希望利用某些技術(shù)來(lái)行使權(quán)利時(shí)，通常不會(huì)貿(mào)然地去申請(qǐng)實(shí)用新型。不過(guò)，從積極的方面考慮，當(dāng)申請(qǐng)人認(rèn)為自己的技術(shù)已經(jīng)達(dá)到一定的創(chuàng)造性（有信心在技術(shù)評(píng)價(jià)書(shū)中得到肯定性的評(píng)價(jià)），同時(shí)產(chǎn)品的生命周期非常短且短期內(nèi)又不會(huì)有后續(xù)改進(jìn)時(shí)，可以考慮申請(qǐng)實(shí)用新型來(lái)迅速地得到授權(quán)，盡早地開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，迅速地占領(lǐng)市場(chǎng)并獲得經(jīng)營(yíng)收益。當(dāng)今市場(chǎng)風(fēng)云變換，有時(shí)速度就意味著勝利，筆者認(rèn)為這也是日本實(shí)用新型制度的價(jià)值所在。

　　結(jié)語(yǔ)

　　本文通過(guò)對(duì)中日兩國(guó)的專(zhuān)利申請(qǐng)制度、專(zhuān)利實(shí)務(wù)應(yīng)用、實(shí)用新型申請(qǐng)制度進(jìn)行比較、研究發(fā)現(xiàn)，雖然兩國(guó)在專(zhuān)利事務(wù)的整體流程上比較相近，但在具體的規(guī)定及執(zhí)行層面上，卻存在著諸多實(shí)質(zhì)性的差異。日本的專(zhuān)利申請(qǐng)制度擁有中國(guó)所不具備的外語(yǔ)申請(qǐng)制度、寬裕的主動(dòng)修改時(shí)機(jī)等友好的一面。此外，從拒絕理由通知、前置審查、復(fù)審及分案的程序來(lái)看，日本的相關(guān)規(guī)定及流程有著明顯的節(jié)約審查程序的傾向。作為中國(guó)的專(zhuān)利代理人，在幫助申請(qǐng)人向日本進(jìn)行專(zhuān)利申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)做到對(duì)兩國(guó)專(zhuān)利申請(qǐng)制度的差異了然于心，充分利用日本專(zhuān)利申請(qǐng)制度的特點(diǎn)，揚(yáng)其長(zhǎng)避其短，幫助中國(guó)的技術(shù)在日本獲得穩(wěn)固的專(zhuān)利保護(hù)。

　　鄧毅

　　北京三友知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司合伙人專(zhuān)利代理人 專(zhuān)利電學(xué)部部長(zhǎng)

關(guān)注讀覽天下微信， 100萬(wàn)篇深度好文， 等你來(lái)看……