2018年3月，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局（原國家工商行政管理總局商標(biāo)局）發(fā)布公告，將啟動(dòng)新一輪商標(biāo)法修改工作，并向社會(huì)公眾征集意見?，F(xiàn)行《商標(biāo)法》是2013年8月通過的，它規(guī)范了商標(biāo)申請(qǐng)程序，便利了商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)，提高了商標(biāo)專用權(quán)保護(hù)水平，確立了有利于維護(hù)商品流通秩序的商標(biāo)使用機(jī)制，取得了明顯的效果。1但是，新《商標(biāo)法》實(shí)施后也存在一些突出的問題，例如商標(biāo)惡意搶注、商標(biāo)囤積、惡意異議等現(xiàn)象沒有得到根本遏制。本文在結(jié)合司法實(shí)踐的基礎(chǔ)上，分析現(xiàn)行《商標(biāo)法》存在的一些問題，意圖為《商標(biāo)法》修法提供可行建議。

　　一、第7條：誠實(shí)信用原則條款

　?。ㄒ唬┑?條的問題

　　2013年《商標(biāo)法》修改時(shí)增加了誠實(shí)信用原則，即第7條規(guī)定：“申請(qǐng)注冊(cè)和使用商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)遵循誠實(shí)信用原則。”誠實(shí)信用原則入法是2013年《商標(biāo)法》修改時(shí)知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律界一致倡導(dǎo)的，但是當(dāng)時(shí)將誠實(shí)信用原則作為無效或異議條款固定下來的建議，卻沒有被立法采納。最后通過的《商標(biāo)法》將誠實(shí)信用原則作為申請(qǐng)注冊(cè)和使用商標(biāo)的一般原則，導(dǎo)致了誠實(shí)信用原則在適用時(shí)的障礙：法官在審理異議與無效案時(shí)，原則上只能適用《商標(biāo)法》第33條的異議條款和第44、45條的無效條款，而誠實(shí)信用原則因沒有規(guī)定在這些條款中，因此無法直接適用誠實(shí)信用原則來處理異議、無效案件，2這十分不利于遏制商標(biāo)囤積等其他條款所無法調(diào)整的不當(dāng)注冊(cè)行為。目前對(duì)于商標(biāo)囤積等行為，適用的主要是不良影響條款（第10條1款8項(xiàng)）或是欺騙或者不正當(dāng)手段條款（第44條第1款），但這兩條款在適用時(shí)都存在障礙。不良影響是指商標(biāo)標(biāo)志本身會(huì)造成不良影響，惡意囤積商標(biāo)者即使囤積的商標(biāo)再多，如果商標(biāo)本身不存在不良影響，原則上也不屬于不良影響條款調(diào)整的范圍。而欺騙或者不正當(dāng)手段是無效條款，商標(biāo)局在初審及異議案件審查時(shí)是不能適用的。

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　　在將現(xiàn)有條款進(jìn)行擴(kuò)大解釋會(huì)造成適用上的困難的情況下，《商標(biāo)法》修改時(shí)應(yīng)當(dāng)落實(shí)誠實(shí)信用原則無效及異議條款的地位，將其作為商標(biāo)授權(quán)確權(quán)時(shí)的實(shí)體條款，規(guī)定在商標(biāo)異議、無效條款中。

　　二、第10條第2款：地名條款3

　?。ㄒ唬┑?0條第2款的問題

　　《商標(biāo)法》第10條第2款規(guī)定：“縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國地名，不得作為商標(biāo)。但是，地名具有其他含義或者作為集體商標(biāo)、證明商標(biāo)組成部分的除外，已經(jīng)注冊(cè)的使用地名的商標(biāo)繼續(xù)有效。”這條規(guī)定在適用上可能存在的問題是：

　　第一，縣級(jí)以下行政區(qū)劃的地名和非公眾知曉的外國地名并沒有被規(guī)定在該條款中，那么縣級(jí)以下行政區(qū)劃的地名和非公眾知曉的外國地名是否能作為商標(biāo)注冊(cè)？如果不能，適用哪個(gè)條款合適？

　　第二，根據(jù)前款規(guī)定，“縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國地名，不得作為商標(biāo)”，這意味著不僅禁止地名作為商標(biāo)注冊(cè)，也禁止地名作為商標(biāo)使用，這一規(guī)定是否合理？

　　對(duì)法律的解釋應(yīng)當(dāng)從立法目的出發(fā)，追尋立法者的立法原意。之所以要規(guī)定第10條第2款，是因?yàn)槿绻麑⒌孛鳛樯虡?biāo)，會(huì)讓相關(guān)公眾認(rèn)為它標(biāo)示的是商品的產(chǎn)地來源，缺乏顯著性，不能被相關(guān)公眾識(shí)別，因此不能作為商標(biāo)。同時(shí)，如果允許地名注冊(cè)，將排除本地其他同業(yè)經(jīng)營者的使用，壟斷了地名的利益。從立法目的出發(fā)，縣級(jí)以下行政區(qū)劃的地名以及非公眾知曉的外國地名也可能存在缺乏顯著性以及壟斷地名利益的問題，因此也不宜作為商標(biāo)注冊(cè)。而如果地名通過長(zhǎng)期的使用可以為公眾識(shí)別，從而獲得顯著性，當(dāng)然可以作為商標(biāo)注冊(cè)。

　　但根據(jù)現(xiàn)行法的規(guī)定，印象麗江、上海故事、北京奔馳等包含地名的商標(biāo)雖然可能具有較高知名度從而會(huì)被消費(fèi)者作為商標(biāo)識(shí)別，但因?yàn)辂惤?、上海、北京都是縣級(jí)以上的行政區(qū)域，故除非將其解釋為具有其他含義，或認(rèn)為該條款只適用于僅由地名構(gòu)成的商標(biāo)，否則上述商標(biāo)很難獲得注冊(cè)。在實(shí)踐中，法官顯然已經(jīng)認(rèn)識(shí)到這個(gè)問題，因此法官在適用該條款時(shí)只能想盡辦法對(duì)地名的其他含義進(jìn)行解釋，或者嚴(yán)格該條款的適用條件，以得出公平的結(jié)論。這說明該條款在適用中是存在一些問題的。

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　　實(shí)際上，地名條款完全可以放入《商標(biāo)法》第11條中。根據(jù)第11條的規(guī)定：“下列標(biāo)志不能作為商標(biāo)注冊(cè)：……（二）僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)的；……前款所列標(biāo)志經(jīng)過使用取得顯著特征，并便于識(shí)別的，可以作為商標(biāo)注冊(cè)。”地名屬于商品的一種特點(diǎn)，它是對(duì)商品產(chǎn)地這種特點(diǎn)的描述，即使作為地名的商標(biāo)實(shí)際不是對(duì)產(chǎn)地的描述，相關(guān)公眾也可能認(rèn)為它是對(duì)產(chǎn)地的描述。而《商標(biāo)法》第11條的規(guī)定與地名條款的規(guī)定立法目的都是排除將缺乏顯著性的對(duì)商品特點(diǎn)的描述注冊(cè)為商標(biāo)。因此，在《商標(biāo)法》修法中，應(yīng)當(dāng)直接刪去第10條第2款的前述部分規(guī)定，將第11條修改為：“（二）僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量、產(chǎn)地及其他特點(diǎn)的”，就可以較好地解決地名條款現(xiàn)存的問題。

　　三、通用名稱條款4

　　《商標(biāo)法》第11條第1款（1）項(xiàng)規(guī)定：“僅有本商品的通用名稱的不得作為商標(biāo)注冊(cè)，但是經(jīng)過使用取得顯著特征并且便于識(shí)別的除外。”此條的問題在于：是否有任何一個(gè)通用名稱，通過使用能夠獲得顯著性？從日常經(jīng)驗(yàn)來講，似乎找不到這樣一個(gè)例子。例如手機(jī)是個(gè)通用名稱，當(dāng)“手機(jī)”這兩個(gè)字出現(xiàn)在手機(jī)上時(shí)，即使這個(gè)手機(jī)銷量甚巨，“手機(jī)”這兩個(gè)字也不可能被識(shí)別為商標(biāo)而獲得顯著性?！渡虡?biāo)法》的此項(xiàng)規(guī)定缺少適用空間。因此，在商標(biāo)法修法時(shí)，建議將第11條第1款（1）項(xiàng)中的“通用名稱”刪去。

　　四、第13條：馳名商標(biāo)保護(hù)條款

　　（一）第13條的問題

　　《商標(biāo)法》第13條規(guī)定的是馳名商標(biāo)保護(hù)的問題，其中第2款規(guī)定的是未注冊(cè)馳名商標(biāo)的同類保護(hù)問題；第3款規(guī)定的是已注冊(cè)馳名商標(biāo)的跨類保護(hù)問題。2013年《商標(biāo)法》修改時(shí)沒有修改實(shí)質(zhì)內(nèi)容。此條的問題體現(xiàn)在：

　　第一，對(duì)第13條第3款中“誤導(dǎo)公眾”的認(rèn)定，商標(biāo)行政機(jī)關(guān)與司法機(jī)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一。

　　關(guān)于第13條第3款的“誤導(dǎo)公眾”，最高人民法院《關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（以下簡(jiǎn)稱《馳名商標(biāo)若干問題的解釋》）第9條規(guī)定了三種詳細(xì)的認(rèn)定情形：（1）減弱馳名商標(biāo)的顯著性，即馳名商標(biāo)的淡化；（2）貶損馳名商標(biāo)的市場(chǎng)聲譽(yù)，即馳名商標(biāo)的丑化；（3）不正當(dāng)利用馳名商標(biāo)的市場(chǎng)聲譽(yù)。這個(gè)規(guī)定實(shí)際上來源于歐盟。表面看來，這三種情況的分類在邏輯上存在重復(fù)。馳名商標(biāo)的淡化和丑化是從客觀后果的角度分類，而不正當(dāng)利用馳名商標(biāo)的市場(chǎng)聲譽(yù)是從主觀惡意的角度分類，似乎“不正當(dāng)利用馳名商標(biāo)的市場(chǎng)聲譽(yù)”這一規(guī)定沒有存在的必要性。但實(shí)際上，“不正當(dāng)利用馳名商標(biāo)的市場(chǎng)聲譽(yù)”的規(guī)定具有十分重要的價(jià)值。在某些案件中，確實(shí)存在被告申請(qǐng)人注冊(cè)的商標(biāo)既不淡化又不丑化馳名商標(biāo)但是卻不正當(dāng)利用馳名商標(biāo)的市場(chǎng)聲譽(yù)的情形。實(shí)際上，“不正當(dāng)利用馳名商標(biāo)的市場(chǎng)聲譽(yù)”規(guī)定是遏制惡意注冊(cè)的有效手段。

　　雖然《馳名商標(biāo)若干問題的解釋》是民事案件司法解釋，但是在司法實(shí)踐中，為了保持審判標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一，法官在審判涉及第13條3款相關(guān)行政案件時(shí)，一定會(huì)適用第9條的規(guī)定。不過，因?yàn)椤恶Y名商標(biāo)若干問題的解釋》是司法解釋，對(duì)商標(biāo)行政機(jī)關(guān)沒有約束力，并不是必須適用，因此可能會(huì)出現(xiàn)法院和商標(biāo)行政機(jī)關(guān)適用標(biāo)準(zhǔn)不一致的問題，造成不必要的行政和司法資源的浪費(fèi)。因此，在修改時(shí)如何統(tǒng)一商標(biāo)行政機(jī)關(guān)和司法機(jī)關(guān)在馳名商標(biāo)保護(hù)上的適用標(biāo)準(zhǔn)，也是需要考慮的問題之一。

　　第二，不能解決在相同、類似商品申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)對(duì)馳名商標(biāo)的淡化問題。

　　第13條第2款僅僅規(guī)定了“就相同或者類似商品申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)是復(fù)制、摹仿或者翻譯他人未在中國注冊(cè)的馳名商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆的，不予注冊(cè)并禁止使用”，但是在實(shí)踐中，存在同類商品不會(huì)產(chǎn)生混淆但會(huì)淡化的情況。例如圖一兩個(gè)商標(biāo)，左邊是訴爭(zhēng)商標(biāo)，右邊商標(biāo)是馳名商標(biāo)路易威登（LV）。這兩個(gè)商標(biāo)如果同時(shí)使用在皮包上，且售價(jià)相差甚遠(yuǎn)，則雖然不會(huì)產(chǎn)生混淆，但卻會(huì)減弱右邊商標(biāo)的顯著性，構(gòu)成淡化。但是因同類淡化問題并未被明確規(guī)定在法律中，因此，法官在裁判此類案件時(shí)，既不能適用第13條第2款，也不能適用第13條第3款，只能依據(jù)對(duì)現(xiàn)有法律規(guī)定的邏輯解釋以解決該問題，這一情形有必要在此次修法中予以解決。

　　第三，第13條第2款和第13條第3款“混淆”和“誤導(dǎo)公眾”的關(guān)系不明。

　　《商標(biāo)法》第13條第2款使用的是“混淆”的概念，而13條第3款使用的是“誤導(dǎo)公眾”的概念。從立法技術(shù)上講，同一部法律對(duì)相同的概念應(yīng)當(dāng)使用相同的術(shù)語。這個(gè)角度看，“混淆”和“誤導(dǎo)公眾”似乎不是一個(gè)概念。但是在實(shí)踐中，“混淆”和“誤導(dǎo)公眾”的區(qū)別又不明顯，這給司法實(shí)踐帶來了很大的困擾。實(shí)際上，從立法者的原意出發(fā)，這里的“混淆”和“誤導(dǎo)公眾”應(yīng)當(dāng)是一個(gè)概念，具有相同的意義，在修法中應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一。

　　（二）修改建議

　　基于以上論述，在《商標(biāo)法》修改時(shí)，應(yīng)當(dāng)將13條第2款和13條第3款的“混淆”和“誤導(dǎo)公眾”的用語相統(tǒng)一，同時(shí)將“淡化、丑化及不正當(dāng)利用市場(chǎng)聲譽(yù)”三種情形進(jìn)行明確規(guī)定，其中淡化需要包括同類淡化的情形。

　　五、第30條、31條：駁回商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)條款及申請(qǐng)?jiān)谙仍瓌t條款

　?。ㄒ唬┑?0條、31條的問題

　　2013年《商標(biāo)法》修改時(shí)，第30條、第31條只是修改了序號(hào)，內(nèi)容未作修改。第30、31條的問題在于，是否將混淆作為商標(biāo)注冊(cè)的判斷標(biāo)準(zhǔn)。

　　從第30、31條的規(guī)定來看，兩條款僅僅提及了相同或者類似的商品、相同或者近似的商標(biāo)這兩個(gè)概念，卻并沒有提及混淆。這就導(dǎo)致法官在適用法律時(shí)，需要將混淆要件解釋進(jìn)第30、31條中，適用的法律依據(jù)通常是《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》（以下簡(jiǎn)稱《解釋》）中有關(guān)類似及近似的規(guī)定，其采用的邏輯是“足以導(dǎo)致誤認(rèn)的商標(biāo)就是近似”“足以導(dǎo)致混淆的商品或服務(wù)就是類似”。從邏輯上看，商品或者服務(wù)即使再類似也不會(huì)產(chǎn)生混淆，例如礦泉水和可樂、桌子和椅子，消費(fèi)者不會(huì)將上述商品相混淆。司法解釋中之所以作此規(guī)定，并非制定者不清楚這一邏輯關(guān)系，而是因?yàn)樾枰獙⒒煜紤]進(jìn)來，否則將有?！渡虡?biāo)法》的基本原理。這一情形說明在商標(biāo)無效及異議案件未規(guī)定混淆要件，已為法律適用帶來了障礙。

　　此外，之所以需要將混淆要件在上述條款中予以明確，另一重要原因在于，除商品的相同和類似、商標(biāo)的相同或者近似外，還有其他一些重要因素會(huì)影響混淆的判斷，例如商品的特點(diǎn)、地域等。圖二可以說明商品特點(diǎn)對(duì)判斷混淆的重要性。右圖是訴爭(zhēng)商標(biāo)、左圖為引證商標(biāo)，兩商標(biāo)有一定的近似程度。該案中對(duì)于混淆的考慮便不能忽視其商品特性，因兩商標(biāo)均是注冊(cè)在手表上的，消費(fèi)者很難注意到二者在細(xì)節(jié)上的差異，故上述近似程度容易足以導(dǎo)致混淆。

　　地域因素對(duì)判斷混淆也很重要。圖三所示的兩個(gè)商標(biāo)賓王與洛賓王有一定的近似程度，但因駱賓王屬于公眾熟知的唐朝詩人，因此，基于含義的認(rèn)知，公眾通常不會(huì)將其與賓王相混淆。但是如果考慮到這兩個(gè)商標(biāo)的商標(biāo)申請(qǐng)人和引證商標(biāo)所有人都在浙江義烏，而在浙江義烏賓王等同于洛賓王，便很容易認(rèn)定混淆可能性的存在。

　　因此，現(xiàn)行法將商標(biāo)相同或者近似、商品相同或者類似作為判斷商標(biāo)是否可注冊(cè)的標(biāo)準(zhǔn)并不合理，有必要將混淆作為商標(biāo)注冊(cè)的判斷標(biāo)準(zhǔn)。

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　　在《商標(biāo)法》修改時(shí)，應(yīng)當(dāng)比照第57條的規(guī)定，將30條調(diào)整為：“申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)，凡不符合本法有關(guān)規(guī)定或者同他人在同一種商品或者類似商品上已經(jīng)注冊(cè)的或者初步審定的商標(biāo)相同或者近似，容易導(dǎo)致混淆的，由商標(biāo)局駁回申請(qǐng)，不予公告”。將第31條調(diào)整為：“兩個(gè)或者兩個(gè)以上的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人，在同一種商品或者類似商品上，以相同或者近似的商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)，容易導(dǎo)致混淆的，初步審定并公告申請(qǐng)?jiān)谙鹊纳虡?biāo)；同一天申請(qǐng)的，初步審定并公告使用在先的商標(biāo)，駁回其他人的申請(qǐng)，不予公告”。

　　六、第57條：侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)條款

　?。ㄒ唬┑?7條的問題

　　《商標(biāo)法》第57條是商標(biāo)專用權(quán)民事保護(hù)條款，其問題體現(xiàn)在兩方面：

　　第一，第57條第1款規(guī)定，未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人的許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)的，屬侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。這里之所以沒有明確混淆的要件，可能是由于相同商品、相同商標(biāo)的情況通常會(huì)被認(rèn)為必然存在混淆情形。但實(shí)際上，在特殊情況下，也可能出現(xiàn)不混淆的情況。較為典型的例子是貼牌加工行為，因?yàn)橘N牌加工的商品不會(huì)在中國境內(nèi)銷售，因此，雖該行為可以認(rèn)定是商標(biāo)使用行為，但卻不會(huì)造成相關(guān)公眾混淆，從而不構(gòu)成侵權(quán)?？梢?，相同商品、相同商標(biāo)的情形下并非不考慮混淆，而只是推定混淆，如果有反證可以推翻這一推定，則仍應(yīng)認(rèn)定不存在混淆的可能性。這也是57條第1款與第2款的重要區(qū)別。

　　第二，沒有規(guī)定馳名商標(biāo)的侵權(quán)條款。馳名商標(biāo)的保護(hù)是商標(biāo)民事保護(hù)制度重要的部分之一。雖然法官可以通過民事司法解釋來對(duì)馳名商標(biāo)侵權(quán)問題進(jìn)行裁判，但商標(biāo)行政執(zhí)法卻欠缺解決馳名商標(biāo)侵權(quán)問題的法律依據(jù)。因此，在《商標(biāo)法》修改時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮完善馳名商標(biāo)的侵權(quán)條款。

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　　首先，將第57條第1款第（1）項(xiàng)規(guī)定為：“未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人的許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆的。”

　　其次，將《解釋》第1條第2項(xiàng)和第2條以及《關(guān)于審理涉及馳名商標(biāo)保護(hù)的民事糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第9條“淡化、丑化、不正當(dāng)手段利用市場(chǎng)聲譽(yù)”的規(guī)定納入《商標(biāo)法》，作為馳名商標(biāo)的侵權(quán)規(guī)則。

　　七、第59條第3款：商標(biāo)先用抗辯條款5

　?。ㄒ唬┑?9條第3款的問題

　　第59條第3款先用抗辯條款是2013年《商標(biāo)法》修法時(shí)新加入的條款。該條款的問題在于，判斷被告行為是否可以適用先用抗辯，需要同時(shí)考慮兩個(gè)時(shí)間點(diǎn)，即原告商標(biāo)的申請(qǐng)日以及原告的實(shí)際使用日。換言之，被告的使用不僅要早于商標(biāo)權(quán)人的申請(qǐng)日也要早于商標(biāo)權(quán)人使用該商標(biāo)的日期。之所以這樣規(guī)定，是為了排除被告具有惡意的情形。如果僅以申請(qǐng)日為標(biāo)準(zhǔn)，便存在被告在原告商標(biāo)通過使用取得一定的知名度之后基于搭便車的目的而使用原告商標(biāo)的可能性。如果僅以申請(qǐng)日作為先用抗辯的時(shí)間點(diǎn)，可能使得被告惡意使用行為被認(rèn)定符合先用抗辯的要件，從而無法被有效制止。但是，第59條第3款的規(guī)定也可能殃及一些善意的商標(biāo)使用人。在一些情況下，被告確實(shí)不知道原告已經(jīng)使用了此種商標(biāo)。一般在原被告地域較遠(yuǎn)、商標(biāo)是現(xiàn)有詞匯的情況下，這種巧合比較容易發(fā)生。此時(shí)被告的使用行為雖晚于原告使用行為，但其主觀并無惡意，如果仍認(rèn)定其行為構(gòu)成侵權(quán)，顯然缺少合理性。

　　（二）修改建議

　　在《商標(biāo)法》修改時(shí)，可以考慮將使用日的規(guī)定刪去，仍以申請(qǐng)日作為判斷的時(shí)間點(diǎn)，但為了預(yù)防惡意抗辯，應(yīng)當(dāng)加入由被告證明其沒有惡意的條款，這樣就能較好解決“錯(cuò)殺無辜”的問題。

　　芮松艷 北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院法官

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