按照專利法中“權(quán)利用盡”的原理，在商品經(jīng)專利權(quán)人同意售出后，買方對專利商品的使用、轉(zhuǎn)售行為不再被視為侵權(quán)，但買方制造專利商品的行為仍然構(gòu)成侵權(quán)。當(dāng)一個商品因被使用而發(fā)生損壞，對它進(jìn)行充分的維修或維護，一般認(rèn)為是正常的，被視為“使用”行為。而當(dāng)需要維修的內(nèi)容過多時，這種維修行為是屬于“使用”還是“制造”就存在爭議了。討論者一般以“修理”與“再造”描述其間的區(qū)別。

　　這一問題曾因日本佳能墨盒案1在我國引起過廣泛的討論，學(xué)者們提出過不同的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)，但最終并未形成統(tǒng)一認(rèn)識。反映到司法上有一個具體的例子，即“舊瓶裝新酒”，對此我國不同的地方法院會得出截然相反的結(jié)論。這給經(jīng)濟活動造成了相當(dāng)大的不確定性。

　　關(guān)于修理與再造的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)，需要根據(jù)個案的情況來判斷，但這方面的法律政策也起著非常重要的作用。研究分析各國的司法實踐，對于我們在具體案件中把握基本方向具有借鑒意義。

　　一、問題的本質(zhì)：是否已成為已耗商品

　　總體來說，世界各國在區(qū)分“修理”與“再造”時，均需要比較買方獲得的商品及其處理后的涉案商品，判斷是否屬于相同的商品。如果是相同的商品，可認(rèn)為只是維修行為，屬于使用商品的一個方面，否則可認(rèn)為已經(jīng)在制造一個新商品。

　　但各國在該問題上仍然有一些差異。在德國，區(qū)分的關(guān)鍵是所采取的行為是否使商品保持了原有的“身份”；2在日本，是看該行為產(chǎn)生的商品是否與原商品保持“同一性”。3也即，德國與日本是比較原商品與處理后的商品：當(dāng)處理后的商品被認(rèn)定為不再是原商品時，就把此行為稱為“再造”，否則就稱為“修理”。

　　而美國則采用比較原商品與處理前的商品。當(dāng)買方購得的原商品隨著時間的推移，整體已經(jīng)被耗費盡（spent）時，則認(rèn)為該商品已經(jīng)不再是原商品（筆者把這種商品叫做“已耗商品”）。買方對已耗商品進(jìn)行處理，得到的只能是一個新的商品。4

　　美國的做法其實真正找到了問題的實質(zhì)：隨著時間的推移，原商品發(fā)生了變化，買方為了恢復(fù)原有狀態(tài)，采取了什么樣的行為，由所處理對象的不同來決定。區(qū)分修理與再造，本質(zhì)問題不在于買方采取了什么樣的行動，而在于他所處理的這個商品的狀態(tài)，即這個商品是否已經(jīng)成為已耗商品。如果認(rèn)為它仍是原來的商品，買方的行為就屬于“修理”，否則就屬于“再造”，構(gòu)成了侵權(quán)。

　　需要注意的是，雖然重點是考察原商品轉(zhuǎn)換為已耗商品這個時間點，但被告的某些行為也有可能決定這個時間點，我們把這些行為稱為“準(zhǔn)備行為”。

　　英國上議院2000年判決的United Wire案5提供了一個“準(zhǔn)備行為”的很好例證。該案中，原告擁有一個關(guān)于篩子的專利，篩子由框架和篩網(wǎng)構(gòu)成，隨著篩子的使用，篩網(wǎng)會發(fā)生磨損，磨損后的篩子仍然可以使用，只不過效率變差。被告回收已經(jīng)發(fā)生磨損的篩子，將篩網(wǎng)去掉后裝上新的篩網(wǎng)。一審法院認(rèn)為被告的行為只是延長了篩子的使用年限，應(yīng)該算作修理；但上訴法院及上議院均認(rèn)為被告的行為延長的是框架的使用年限，而非篩子整體的使用年限，因而被告仍構(gòu)成制造行為。

　　可以看到，當(dāng)篩網(wǎng)被磨損后，由于原告的用戶仍可使用，因此篩子整體仍然存在，篩子仍是原來的商品。當(dāng)被告將篩網(wǎng)去掉之時，才導(dǎo)致原來的篩子變成了已耗商品（此時的已耗商品就是框架）。因此被告后續(xù)在原框架上重新安裝篩網(wǎng)的行為，已經(jīng)不再是針對原告賣給其用戶的產(chǎn)品了，而是重新制造一個產(chǎn)品。

　　二、對成為已耗商品的判斷標(biāo)準(zhǔn)

　　接下來的問題是，一個商品被使用到何時才算被消耗盡了？按照美國法院的理解，這意味著原商品的整個使用年限已經(jīng)過去。6這里的“使用年限”是一個很寬泛的概念，并非一定意味著某個固定時間的經(jīng)過，這個概念蘊含著相當(dāng)?shù)闹饔^性成分，其實質(zhì)是指買方對商品效用的預(yù)期是否已經(jīng)達(dá)到，從另一個角度講，這意味著商品的“整體”已經(jīng)不存在了。當(dāng)買方處理商品的行為只是要保持其對這個“整體”的使用時，他所處理的商品仍然是原來的商品，因而其行為只是修理而非再造。7

　　美國的Cotton-tie一案8是一個典型的因商品已經(jīng)被“消耗盡”的情況。該案涉及的專利是一種捆綁棉花包的裝置，由金屬帶及帶扣組成，當(dāng)棉花包被運到棉花加工廠后，金屬帶會被剪斷，整個捆綁裝置會被作為廢品丟棄。被告取得了這些被丟棄的金屬帶及帶扣后，重新把金屬帶鉚接起來銷售。法院認(rèn)為當(dāng)金屬帶被消費者剪斷后，它就不再有用處，被剪斷后的捆綁裝置已經(jīng)不再是以前的捆綁裝置，即原來的捆綁裝置在被剪斷時即已經(jīng)成為已耗產(chǎn)品，因此被告后續(xù)將它重新鉚接的行為屬于制造。

　　雖然上述標(biāo)準(zhǔn)相對于“比較處理前的商品是否是仍然是原來的商品”要更清楚一些，但至于什么是買方對商品效用的預(yù)期、什么是商品的整體，仍然非常抽象，依然是一個需要個案判斷的問題。美國法官認(rèn)為，在個案判斷中，專利本身的目的、性質(zhì)和范圍、交易雙方的意圖、商業(yè)慣例、雙方的利益平衡等，都需要納入考慮的范疇。

　　三、處理的部件對判斷已耗商品的影響

　　如果能夠像Cotton-tie案一樣，從商品的使用目的、商業(yè)慣例等方面認(rèn)定商品已經(jīng)被耗費盡了，則能夠自然地把一個處理行為認(rèn)定為再造。但如果從這些方面入手，無法判斷商品是否已經(jīng)被耗費盡了或者是否還是一個整體，就只能從需要處理的部件入手來考慮。哪些部件損害后意味著原來的商品已經(jīng)變成了已耗商品，使得對這個部件的更換（replacement）或重整(refurbishment)將被認(rèn)定為再造，一直是個爭論很大的問題。

　　（一）美國的觀點

　　美國在Aro Mfg.案中認(rèn)為，買方可以任意地更換不受專利保護的部件。任何部件發(fā)生損害時，均不意味著商品整體受到破壞或者說商品被耗費盡，因而更換該部件的行為不構(gòu)成再造。

　　也即，美國認(rèn)為所更換的部件對于專利技術(shù)而言是否核心是沒有關(guān)系的，無論其價錢如何、在專利技術(shù)中扮演什么角色等，都對結(jié)論沒有影響。之所以得出這一結(jié)論，是因為法官認(rèn)為專利法授予的壟斷權(quán)是以權(quán)利要求書來限定的。如果權(quán)利要求保護的是一個整體，則壟斷權(quán)就不能及于其中的任何部件，無論該部件對于專利整體而言是多么的核心。一個商品中不受專利保護的部件，等同于一個沒有任何專利保護的設(shè)備。而如果認(rèn)為買方更換一個整體商品的核心部件算作再造，意味著只有專利權(quán)人能提供這個核心部件，等于擴大了壟斷權(quán)的保護范圍。

　?。ǘ┑聡挠^點

　　德國Impeller Flow Meter案涉及一個關(guān)于葉輪流量計的專利，其中包括了一個測量單元的技術(shù)特征。買方從專利權(quán)人購買受專利保護的葉輪流量計，當(dāng)測量單元損壞后，買方使用了被告提供的測量容器（measuring capsule）替換掉了原來的測量單元。德國最高法院認(rèn)為，被告提供的測量容器實施了發(fā)明的實質(zhì)性部分，因而買方的行為構(gòu)成了再造，被告構(gòu)成幫助侵權(quán)。在具體判斷時考慮的因素大致可以分為兩個方面：一是看這個部件對發(fā)明技術(shù)效果的實現(xiàn)的貢獻(xiàn)程度，二是看根據(jù)通常的情況，是否該部件本來就是需要在商品的生命周期當(dāng)中被經(jīng)常替換的。如果是那些雖然對發(fā)明的技術(shù)效果貢獻(xiàn)很大，但按照通常的理解需要經(jīng)常更換的部件發(fā)生損壞，則更換這個部件的行為只屬于維修。

　　德國最高法院在2012年P(guān)allet Container案中，對上述判斷標(biāo)準(zhǔn)再次進(jìn)行了確認(rèn)。該案涉及一個托盤式容器專利，包括一個平托盤（flat pallet）、一個內(nèi)部容器(inner container)和一個外部套筒（outer sleeve），專利權(quán)人銷售的專利商品由被告取得后，被告以自己制造的相似內(nèi)部容器替換以前已經(jīng)損壞的內(nèi)部容器。法院在本案中再次強調(diào)，“爭議的部件按照通常的理解是否在商品生命周期中會被替換”是一個首要的問題，只有這個問題獲得了否定的答案，考慮該部件對發(fā)明效果的貢獻(xiàn)才是有必要的。而對這個前置性問題的回答，需要考慮在交易習(xí)慣中，是否將這個部件的損壞視為對原商品“身份”的破壞。9

　　（三）日本的觀點

　　日本最高法院2007年在“佳能墨盒案”中，對修理與再造的判斷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了闡釋。該案涉及一項墨盒專利，專利權(quán)人在銷售墨盒時將墨水吸墨口密封，被告回收空墨盒后將吸墨口重新開孔，再次充墨后將口封住再予以銷售。法院在認(rèn)定侵權(quán)時，認(rèn)為被告這個“開口”的操作“改變了墨盒的本體”。10

　　在判斷標(biāo)準(zhǔn)上，日本最高法院提出了4項考慮因素：（1）專利產(chǎn)品的屬性；（2）專利發(fā)明的內(nèi)容；（3）加工以及構(gòu)成材料替換的狀態(tài)；（4）交易的實際情況。對于第（1）項，包括了產(chǎn)品的功能、構(gòu)造、材質(zhì)、用途、保質(zhì)期、使用狀態(tài)等。對于第（3）項，包括了處理之前專利產(chǎn)品的狀態(tài)、加工的內(nèi)容及程度、被替換構(gòu)成材料的使用期限、構(gòu)成材料在專利產(chǎn)品中的技術(shù)功能及經(jīng)濟價值等。

　　從日本法院對這些因素的解釋中很容易看到，考慮第（1）項與第（2）項，實際是為了考察被處理的部件在專利方案中的作用，即該部件是否與發(fā)明點有關(guān)?？紤]第（3）項與第（4）項，在很大程度上是要判斷該部件是否根據(jù)商業(yè)慣例是被預(yù)期要替換的。另外第（3）項中的“加工的程度”，也可以理解為考慮處理行為本身的復(fù)雜程度。

　?。ㄋ模┯挠^點

　　英國最高法院2013年在Schütz案11中，對修理與再造的劃分標(biāo)準(zhǔn)做了比較清晰的闡述。該案同樣涉及一個托盤式容器的專利，專利商品主要由一個籠子和籠子中間一個獨立的瓶子構(gòu)成，當(dāng)瓶子裝過有毒的溶液或者被損害后，就需要被更換。被告就是從事這種“更換”業(yè)務(wù)的公司。該案爭議的主要焦點是，更換瓶子的行為是否屬于制造專利商品。

　　法院認(rèn)為，這類案件需要判斷這個更換的部件（即瓶子）對于整個專利產(chǎn)品而言是否是次要的部分，在做這樣的判斷時應(yīng)參考如下四個因素：

　?。?）被替換的部件相對于專利產(chǎn)品其他部分的壽命。如果其壽命相對很短以致人們本就預(yù)期它會被替換，則會有利于認(rèn)定它是次要部分。

　?。?）被替換的部件是否包含了發(fā)明構(gòu)思。如果沒有的話，也會有利于認(rèn)定它是次要部分。

　?。?）被替換的部件相對于其他部分是否相對獨立。如果相對獨立，則有利于認(rèn)定它是次要部分。

　?。?）處理工作的復(fù)雜程度。越簡單越有利于認(rèn)定處理的部分是一個次要部分。

　　四、對修理/再造判斷思路的評價和總結(jié)

　　我們可以把以上幾個國家劃分修理與再造的標(biāo)準(zhǔn)歸納如下（見表一）：

　　表一：美德日英各國對修理與再造的劃分標(biāo)準(zhǔn)

　　國家 判斷標(biāo)準(zhǔn)

　　美國 更換任意部件，均不構(gòu)成再造

　　德國 如果按照交易習(xí)慣，通常預(yù)期相關(guān)部件需要被更換，則不構(gòu)成再造；

　　否則，視部件對發(fā)明效果的貢獻(xiàn)程度決定。

　　日本 綜合考慮4項因素：專利產(chǎn)品的屬性、專利發(fā)明的內(nèi)容、加工以及構(gòu)成材料替換的狀態(tài)、交易的實際情況。又可歸納為3項：

　?。?）被處理的部件在專利方案中的作用；

　?。?）該部件是否根據(jù)商業(yè)慣例是被預(yù)期要替換的；

　?。?）處理工作的復(fù)雜程度。

　　英國 綜合考慮四個維度：

　?。?）被替換的部件相對于專利產(chǎn)品其他部分的壽命；

　　（2）被替換的部件是否包含了發(fā)明構(gòu)思；

　　（3）處理工作的復(fù)雜程度；

　?。?）被替換的部件相對于其他部分是否相對獨立。

　　筆者認(rèn)為，美國的方式對認(rèn)定再造行為而言過于嚴(yán)格。如果按照字面理解這種標(biāo)準(zhǔn)，幾乎不可能再有什么再造行為，將會使得產(chǎn)品的使用壽命無限延長，不可能變成已耗商品，12即會出現(xiàn)“虛構(gòu)的斧子”（apocryphal axe）的問題：斧頭的主人自夸，盡管這把斧子的斧把已經(jīng)換了五次，斧頭已經(jīng)換了兩次，（但按照Agro Mfg.案的觀點）這還是我的曾祖父以前的那把斧子。13

　　另外，Agro Mfg.案的這一結(jié)論，主要是由于法官認(rèn)為不應(yīng)把專利的壟斷權(quán)擴展到未主張專利的部件上，即使這個部件構(gòu)成了專利產(chǎn)品的實質(zhì)性部分。這種觀點與美國的間接侵權(quán)規(guī)則也是相矛盾的，美國的間接侵權(quán)規(guī)則并未把專利侵權(quán)如此嚴(yán)格地界定，而是承認(rèn)提供某些專利產(chǎn)品的實質(zhì)性部件可能構(gòu)成專利侵權(quán)。14

　　對比德國、日本和英國的標(biāo)準(zhǔn)，可以看到三國均把“根據(jù)交易習(xí)慣，相關(guān)部件是否預(yù)期要被更換”作為一個重要的參考因素。所不同的是，德國把這個因素作為其他因素的先決條件，只有在這個因素未滿足時（即并沒有發(fā)現(xiàn)相關(guān)部件是預(yù)期要被更換的），才考慮其他因素。而日本和英國僅僅把這個因素看做是眾多要考量的因素中的一個。筆者認(rèn)為，這種區(qū)別其實是一個法律政策的選擇：法律要在多大程度上保護交易安全或者說買方的利益。德國顯然把這一點放在了首要地位。

　　另外，日本和英國也特別地把處理行為的復(fù)雜程度納入了考量，應(yīng)該說有一定的合理性，但這一因素顯然不是太重要，因為在判斷修理與再造時，首先要考慮的是原商品是否已經(jīng)變?yōu)榱艘押纳唐?。一般來說，損耗程度越高，越可能被認(rèn)定為已耗產(chǎn)品，而復(fù)雜的處理行為可以在一定程度上反映出原商品的損耗程度，但其作用也僅此而已。

　　綜合前幾部分對各國修理/再造司法實踐的研究，對界定一項恢復(fù)產(chǎn)品功能的處理行為是修理還是再造時，判斷思路可以總結(jié)如下（見圖一）：

　　圖一 美德日英各國對修理與再造的判斷思路

　　五、具體的應(yīng)用——對中國“舊瓶裝新酒”案的思考

　　我們可以用上面的思路，來分析在中國引起爭論的“舊瓶裝新酒”問題。對此，中國山東、四川、河南三地的高級法院、哈爾濱中級法院分別在不同案件中做出過截然相反的判決。15

　　這些案件的基本情況是相似的：原告擁有飲料瓶的外觀設(shè)計專利，原告或其被許可人將其生產(chǎn)的飲料裝入該外觀設(shè)計專利酒瓶并銷售。消費者飲用完飲料后就將飲料瓶丟棄，被告回收舊飲料瓶，對其進(jìn)行清洗消毒后，重新裝入自己生產(chǎn)的飲料并對外銷售。

　　針對同一案情，山東法院認(rèn)定被告的行為不構(gòu)成專利侵權(quán)，因為原告的被許可人在首次銷售酒產(chǎn)品后就已經(jīng)獲利，原告的專利在其售出后即發(fā)生了窮竭。16而四川法院、河南法院以及哈爾濱市法院均認(rèn)為這種情況下屬于“再造”行為，構(gòu)成專利侵權(quán)。

　　按照之前討論的思路，這一案情下最核心的問題就是被告在獲得飲料瓶時，飲料瓶是否已經(jīng)成為“已耗商品”。這需要從飲料瓶所使用的場景、目的、被正常處置的方式等方面綜合考慮。

　　對于一個作為包裝使用的外觀設(shè)計專利產(chǎn)品（瓶子），使用目的就是以其獨特的造型吸引消費者購買。消費者購買后，它的使用目的就已經(jīng)達(dá)到，之后消費者會打開這些包裝去消費里面的真正產(chǎn)品。通常對于這種包裝類的產(chǎn)品，消費者在使用完后會將其作為廢品丟棄，丟棄時消費者可能為了節(jié)省空間等原因?qū)ζ溥M(jìn)行破壞，例如拆開包裝紙盒、壓扁易拉罐形式的包裝瓶等，也可能不對其進(jìn)行任何破壞，例如對玻璃材質(zhì)的包裝瓶。但無論是否對其進(jìn)行破壞，都不影響消費者認(rèn)為其已經(jīng)失去利用價值的本意。

　　筆者認(rèn)為，這種包裝類的外觀設(shè)計專利產(chǎn)品，在消費者打開它并使用其中的真正消費品（例如酒）時，就成為“已耗商品”，或者最晚也應(yīng)在消費者對其中的產(chǎn)品消耗完畢后，即成為已耗商品。此時再回收并將它恢復(fù)到以前的狀態(tài)（即作為包裝商品），就構(gòu)成了再造而非修理。這同美國的Cotton-tie一案其實是類似的，對比如下（見表二）：

　　表二 Cotton-tie案與舊瓶裝新酒案對比

　　Cotten-tie案 舊瓶裝新酒案

　　使用場景 用于捆扎棉花 用于裝酒產(chǎn)品

　　使用目的 便于棉花被運送到加工廠 吸引消費者購買

　　目的實現(xiàn) 棉花被運送到加工廠后 消費者購買后

　　正常處置方式 剪斷、丟棄 開瓶、酒喝完后丟棄

　　再造方式 重新鉚接起來，用于捆扎新棉花 清洗、消毒，用于灌裝新酒

　　不同的是，在舊瓶裝新酒案中，酒瓶這一專利商品仍然是完整的，其物理形態(tài)沒有變化（如果不考慮瓶蓋被打開的情形）；而Cotten-tie案中，捆扎帶需要被剪開，因此專利產(chǎn)品的物理形態(tài)發(fā)生了變化。如果一定要把物理形態(tài)發(fā)生變化作為原商品成為已耗商品的一個必要條件，則回收利用酒瓶以及任何包裝類產(chǎn)品再使用的行為，都可能很難被認(rèn)定為再造。這種觀點完全沒有顧及市場上實際的交易情況，而機械地認(rèn)為再造一定要有一個物理上從無到有的過程，17筆者認(rèn)為是欠妥的。按照這種觀點，對于一個有專利保護的易拉罐包裝產(chǎn)品，如果消費者喝完其中的飲料，將其捏扁，飲料商回收后將它拉直、打平、清洗、消毒、再灌裝飲料，就屬于再造；如果消費者只是順手扔掉，飲料商回收后將它清洗、消毒、再灌裝飲料，就不屬于再造。這種觀點不過是鼓勵包裝品的回收者只回收那些被消費者順手扔掉的瓶子而已，并沒有太大意義。一個商品從原商品變?yōu)橐粋€已耗商品，其物理形態(tài)的變化并非是一個必然要件，只是一個重要的參考因素。有時候從原商品變?yōu)橐押纳唐?，只是根?jù)市場交易的習(xí)慣在觀念上認(rèn)定的一個結(jié)果。

　　最高法院雖然并未在正式公布的司法解釋中對這個問題予以明確，但從其公布的一些文件中可以看出，似乎也是支持筆者這一觀點的。在2003年公布的《關(guān)于審理專利侵權(quán)糾紛案件若干問題的規(guī)定(會議討論稿2003.10.27-29)》第27條：“下列行為屬于制造專利產(chǎn)品的行為：……（三）為生產(chǎn)經(jīng)營目的回收他人使用過的包裝物外觀設(shè)計專利產(chǎn)品用于包裝自己的產(chǎn)品。”另外，2009年7月發(fā)布的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（征求意見稿）》第13條：“回收特定包裝物外觀設(shè)計專利產(chǎn)品用于包裝相同或者相近類別產(chǎn)品的，人民法院應(yīng)當(dāng)視為專利法第十一條、第六十九條規(guī)定的‘制造’。”在這些非正式的文件中，均將回收利用包裝產(chǎn)品的行為視同為“制造”。

　　張曉

　　中國社會科學(xué)院法學(xué)研究所 博士后

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